O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1940 – ( 2 )

A opinião de Jorge Pereira da Cruz, Agente Oficial da Propriedade Industrial

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Jorge Pereira da Cruz

1 = Como foi já referido, no artigo anterior, havia essencialmente três problemas a decidir, para o Código de 1940, relativamente às marcas:

a) Registo por classes ou por produtos;

b) Duração do registo; e

c) Conceito de imitação da marca registada.

2 = O primeiro foi bem decidido, tendo sido aprovada, pela Assembleia Nacional, a proposta da Câmara Corporativa para o registo ser efetuado por produtos e não por classes.

3 = A duração do registo foi igualmente assunto difícil de resolver : a Proposta de Lei apresentava um registo com 15 anos de validade, com possibilidade de ser indefinidamente renovável, enquanto que na vigência de Carta de Lei de 21 de maio de 1896 eram apenas 10 anos, também renováveis sem limite.
A Câmara Corporativa fez um profundo exame do problema, concluindo que a tendência mais moderna era a validade por 10 anos, que se praticava na Alemanha, Itália, Perú, Sérvia, Argentina, Portugal, Áustria, Hungria, Uruguai, Bulgária, Panamá, Chile, Dinamarca, Ilhas Ferbe, Nicarágua, Grécia, Guatemala, Irlanda e Noruega.
Assim, sugeriu que se mantivessem os 10 anos que já se vinham praticando desde 1896, propondo o seguinte artigo 40.º e § único:

Artigo 40.º

O registo da marca produz todos os seus efeitos durante o período de dez anos, a contar da data do respetivo pedido; mas pode renovar-se indefinidamente este período, se a renovação for pedida nos últimos seis meses da sua duração, ou, com o pagamento do triplo da taxa, até dois meses depois de ele haver terminado.

§ único

Pode ser requerida a revalidação do registo da marca dentro do prazo de um ano, a contar do termo da sua duração, com o pagamento do triplo da taxa, e será concedida, sem prejuízo de direitos de terceiros, provando-se que justa causa impediu o requerente de apresentar o pedido de renovação dentro do prazo legal.”

Esta sugestão acabou por ser aceite e, com alteração redaccional, foi incluída no Código como artigos 125.º e 126.º.

4 = Na Proposta de Lei, o artigo 39.º definia o conceito de imitação da seguinte forma :

Considera-se imitada e usurpada no todo ou em parte a marca que, sendo destinada a objetos ou produtos da mesma classe, tem tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induz facilmente em erro ou confusão o consumidor, só podendo este distinguir as duas depois de exame atento ou confronto.”

§ único

Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspeto exterior do pacote ou involucro com as respetivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de sorte que pessoas analfabetas não os possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente quando sejam de reputação internacional.”

Era, portanto, pior do que o artigo 91.º da Carta de Lei de 21 de maio de 1896, embora sem o “tão pouco diferente”, mas exigindo que a semelhança entre as marcas devia induzir facilmente em erro o consumidor, que só as poderia distinguir depois de exame atento ou confronto.

Por outras palavras: para haver imitação era necessário, praticamente, reproduzir a marca registada.

Este artigo mereceu longos comentários à Câmara Corporativa, que o examinou muito bem, propondo que o artigo 39º e § único da Proposta fossem eliminados.

5 = Este problema deve ser apreciado conjuntamente com o nº 12 do artigo 38.º da Proposta de Lei, que proibia o registo de marcas que fossem

“Reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca já anteriormente registada por outrem para produtos da mesma classe”.

Assim, o nº 12 do artigo 38.º da Proposta de Lei também era incorreto, uma vez que além de se referir a “produtos da mesma classe”, não dava qualquer indicação sobre a confusão que a imitação podia ocasionar.

Mas a Câmara Corporativa corrigiu este nº 12 – e de tal forma que podia substituir, com vantagem, o artigo 39.º e § único:

“Reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado”.

Portanto, o risco de confusão no mercado – e, por consequência, do consumidor – estava claramente expresso na redação da Câmara Corporativa, pelo que a eliminação do artigo 39.º e § único na Proposta de Lei só traria benefícios.

6 = A Câmara Corporativa limitava-se a dar “Parecer”, uma vez que a decisão final cabia à Assembleia Nacional, que, numa apreciação sumária do Prof. Cunha Gonçalves, apoiada pelo Prof. Mário de Figueiredo, propôs que não fosse aprovada a orientação sugerida pela Camara Corporativa, mantendo-se o artigo 39.º da Proposta de Lei e respetivo § único:

Sr. Presidente e Srs. Deputados: chamo a atenção de V. Exas. para o n.º 12.º do artigo 38.º e para o artigo 39.º e seu § único, matéria que considero de especial importância nesta questão das marcas e acerca da qual eu acuso a maior discordância com o parecer da Câmara Corporativa.

A proteção das marcas tem o tríplice fim de defender o industrial ou o comerciante que consegue acreditar determinado produto, de defender o consumidor que não deseja ser enganado em relação aos produtos que pretende consumir e de reprimir a tendência daqueles que fraudulentamente desejam prejudicar tanto o produtor como o consumidor.

7 = Se a Câmara Corporativa, em vez de propor a eliminação do artigo 39.º da Proposta e respetivo § único tivesse sugerido uma redação semelhante à do nº 12 do artigo 38.º – mais completa – é muito possível que a Assembleia Nacional tivesse tomado outra decisão.

Em qualquer circunstância, não terem sido corrigidos, pelo menos, os dois erros apontados – relativos à marca registada ser considerada a imitadora e à proteção do pacote ou invólucro sem requerer o respetivo registo – parece não ter qualquer desculpa.

Na verdade, o artigo 39.º da Proposta de Lei tem um § único que, a par de uma primeira parte extremamente boa,

“Constitue imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada…”

prevê ainda a proteção do aspeto exterior do pacote ou invólucro – usado, mas não registado – em termos verdadeiramente inaceitáveis:

“ou sómente o aspeto exterior do pacote ou invólucro com as respetivas côr e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas não os possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente quando sejam de reputação internacional.”

Como é possível que, sem qualquer registo, possa fazer-se a proteção do pacote ou invólucro por tempo indeterminado?

Então é o registo que garante o exclusivo da marca ou apenas o uso?

E como pode entender-se que para a proteção das marcas notórias se exija o pedido de registo da marca para intervir no processo (artigo 95.º e § único) e para o pacote ou invólucro não seja necessário?

A primeira parte do § único do artigo 94.º nunca devia estar ligada a esta estranha proteção do pacote ou invólucro, mas diretamente ao artigo, uma vez que o complementa, sendo imprescindível para impedir a imitação fácil de marcas registadas.

8 = As soluções da Proposta de lei para os três problemas que estamos a tratar

– Registo por classes ou por produtos;

– Duração do registo; e

– O conceito de imitação de marca registada,

eram manifestamente incorretas e a Câmara Corporativa fez uma boa análise de todas elas.

No entanto, se as soluções sugeridas pela Câmara Corporativa para as duas primeiras, davam a correta resposta, para a mais importante – o conceito de imitação da marca registada – limitou-se a propor a eliminação do artigo, sem apresentar uma solução concreta que pudesse constituir uma melhoria da disposição, o que foi pena.

Na verdade – além de errada – era uma solução que não servia : no entanto e por incrível que possa parecer, ainda se mantém, em parte, no atual Código da Propriedade Industrial.