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A Revisão do Código da Propriedade Industrial de 2008

1 = O Código da Propriedade Industrial de 2003, preparado por um Grupo de 10 especialistas, na sua maioria profundamente conhecedores dos problemas da Propriedade Industrial (um Engenheiro, a Presidir; dois Advogados; quatro Agentes Oficiais da Propriedade Industrial; e três Professores de Direito) foi substituído, ao fim de cinco anos, pelo actual Código de 2008, que é – sem dúvida – o pior Código que desde 1896 houve no nosso País: e a revisão que se esperava é que fossem corrigidos os erros cometidos – que são muitos e graves – voltando, na medida do possível, ao Código de 2003.

Portanto, esta revisão não devia preocupar-se com aperfeiçoamentos redacionais, mas com a correcção de erros verdadeiramente inadmissíveis.

Aliás, as facilidades oferecidas aos não nacionais, sobretudo aos não nacionais da União Europeia, não são minimamente justificadas e toda a aplicação do Código devia ser, obrigatoriamente, sujeita a taxas razoáveis, que podem constituir uma apreciável fonte de receita para o nosso País e designadamente para o INPI.

Pensar que eliminar taxas atrai mais investimento em Portugal, é um sonho que só pode ter quem desconhece por completo o problema.

Além disso, há disposições importantes – pelo seu conteúdo ou constante aplicação – e outras que não merecem a mesma preocupação.

No primeiro grupo pode incluir-se, como fundamental, o artigo 10º – que define quem pode promover actos e termos do processo – e outros artigos, como o 8º (Restabelecimento de direitos), 17º (Prazos de reclamação e de contestação), 245º (Conceito de imitação de marca registada) ou 350º (Revalidação).

Todos estes artigos necessitam de correcção e nenhum foi considerado pelo Projecto de revisão do Código, o que parece difícil de entender, quando se foi ao ponto de, para outros artigos do Código, fazer apenas uma revisão redaccional. 

2 = O Decreto-Lei nº 27/84, de 18 de Janeiro, alterou cerca de três dezenas de artigos do Código de 1940 (Decreto nº 30.679, de 24 de Agosto de 1940), entre os quais o artigo 263º, que passou a ter a seguinte redacção:

Artigo 263º Os actos e termos do processo só podem ser promovidos:

  1. a) Por um agente oficial da propriedade industrial
    ou por advogado constituído;
  2. b) Pelo próprio interessado ou titular do direito,
    se for estabelecido ou domiciliado em Portugal.
  • 1º As reclamações, contestações, réplicas, tréplicas e peças equivalentes só poderão ser apresentadas por intermédio de agente oficial da propriedade industrial ou por advogado constituído.

Esta disposição legal manteve-se, com ligeiras diferenças de natureza redaccional, nos Códigos de 1995 (artigo 10º) e de 2003 (artigo 10º), mas foi profundamente alterada pelo Código de 2008, que passou a permitir que pessoas sem qualquer qualificação, munidos de uma procuração, possam promover actos e termos do processo, incluindo o próprio contencioso administrativo.

A vergonha a que chegou o nível desse contencioso, parece que deveria alertar o INPI para procurar remediar a situação: mas nem sequer no Projecto de alteração do Código de 2008 se menciona o artigo 10º, que trata, justamente, de quem pode promover actos e termos do processo.

É este o lamentável estado a que chegou a Propriedade Industrial em Portugal.

3 = Em livro a publicar dentro de pouco tempo, relativo ao “conceito de imitação de marca registada”, fiz referência às leis de marcas do nosso País, que se iniciaram com a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883, tendo considerado os Códigos de 1995 e de 2008 como os piores de todos.

Aliás, estes dois Códigos têm afinidades notáveis quanto à forma como foram redigidos, no maior secretismo e sem informar, sequer, os meios interessados dos trabalhos que foram efectuados – nos quais, como parece óbvio, deviam ter participado, pelo menos, a Indústria, a Ordem dos Advogados e os Agentes Oficiais da Propriedade Industrial.

Quando os projectos dos futuros Códigos de 1995 e 2008 foram concluídos, promoveu-se a divulgação a algumas Organizações, para comentários, em prazo verdadeiramente ridículo, o que não é admissível. 

4 = Em todo o caso, o que se passou com o Código de 2008 foi muito mais grave.

Efectivamente, nessa altura o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tinha já um Conselho Consultivo (com quatro especialistas nomeados e os três membros da Direcção do INPI), que deveria dar parecer sobre todos os problemas relevantes – e que funcionou perfeitamente no tempo do Presidente Dr. Jaime Andrez (1999 a 2005).

No entanto, quando apareceu o Projecto do Código de 2008, o Conselho Consultivo não só não foi consultado – o que é lamentável e não se entende – como nem sequer tinha sido informado que estava a preparar-se uma revisão do Código da Propriedade Industrial. 

5 = O que me criou um problema de difícil solução, uma vez que era membro do Conselho Consultivo desde a sua criação – e não vi outra hipótese que não fosse pedir a demissão desse cargo. 

6 = Assim, escrevi ao então Presidente do INPI nesse sentido, explicando as razões que me obrigaram a renunciar ao cargo de membro do Conselho Consultivo.

Esse pedido de demissão não teve, até hoje, qualquer resposta. 

7 = Não se sabe – eu, pelo menos, não sei – quem redigiu os Projectos dos Códigos de 1995 e de 2008, mas supõe-se que terão sido Funcionários do INPI, auxiliados por dois ou três elementos desconhecidos.

8 = Em Maio de 2009, um prestigiado Professor Universitário, o Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral, a propósito de assunto completamente diverso – tratava-se, ao que parece, de um novo Regulamento para as Fundações – foi interpelado por um jornalista, que aparentemente considerava errado que um Professor Universitário fizesse esse trabalho, quando havia Funcionários Públicos que poderiam poupar € 72.000 ao Estado. 

9 = Referi a páginas 52 e 53 do I Volume do livro que escrevi sobre o Código de 2008 (em 3 volumes, em 2009, 2010 e 2011, quando já era Decano dos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), a extraordinária resposta do ilustre Professor e que não resisto à tentação de repetir, agora, pois tem idêntica aplicação ao Projecto do novo Código da Propriedade Industrial.

Em todo o caso, para evitar erradas interpretações, lembra-se que no tempo do Dr. António de Oliveira Salazar, ainda não existia a ACPI – Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual (criada em 1 de Setembro de 1976) e a Ordem dos Advogados era uma sombra do que é presentemente, pois agora tem Advogados especialistas em todas as actividades importantes, como a Propriedade Industrial, pelo que eram os Professores Universitários chamados, muitas vezes, a resolver problemas mais delicados.

Ora vejamos a noticia publicada no Diário de Noticias de 23 de Maio de 2009: 

“FREITAS CONTRATADO PELO GOVERNO POR 72 MIL EUROS”

“Fundações. Ex-ministro prepara novo regime das fundações. O actual Governo contratou-o. Mas o trabalho só servirá para o próximo.”

A notícia não se entende bem, nem qual o objectivo que pretende atingir: o Sr. Prof. Freitas do Amaral limitou-se a aceitar um trabalho que lhe foi proposto pelo Governo, por importância que nem parece exagerada.

Portanto, se é a verba que está em causa, a questão foi posta à Pessoa errada, pois deveria ter sido colocada a quem paga e não a quem recebe: aliás, ao que tudo indica, o Sr. Prof. Freitas do Amaral estava a fazer um trabalho difícil e que, evidentemente, não pediu.

Mas também não é isso que nos interessa.

De harmonia com a notícia

 “Freitas do Amaral explica o facto de ter sido contratado (no caso, pela Presidência do Conselho de Ministros, tutelada por Pedro Silva Pereira) porque ao serviço da administração central não há quadros qualificados para uma empreitada jurídica deste calibre: são quadros de qualidade intermédia e não admira, são mal pagos. Segundo o fundador do CDS, – que recordou ser hoje o mais antigo catedrático português em Direito Administrativo, uma das razões para a sua contratação – o Estado foi pensado, já desde o tempo do Dr. Salazar, para executar as leis e não para as fazer. Já no tempo do Dr. Salazar, sempre que era preciso uma reforma legislativa grande, ou era encomendada à Universidade de Coimbra ou à de Lisboa”.

Jorge Cruz, Agente Oficial da Propriedade Industrial

 

ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS PORTUGUESES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL:“tHE LONG AND WINDING ROAD”

Não será exagero afirmar que as três palavras do título desta música dos Beatles sintetizam o que tem sido a especialização dos tribunais portugueses em Propriedade Intelectual: um longo e sinuoso caminho – para não dizer, um percurso arrastado e penoso…

Ninguém questionará, hoje, a necessidade (mais do que conveniência) de tribunais especializados em Propriedade Intelectual. Tanto o Direito de Autor como a Propriedade Industrial são matérias muito especializadas, exigindo sólidos conhecimentos e experiencia. Para além de terem especificidades em relação a vários aspetos do regime geral, tanto na lei substantiva (v.g., responsabilidade civil) como processual (caso, por exemplo, do regime dos procedimentos cautelares e as medidas de obtenção ou de preservação da prova).

Será também pacífica a opção, atualmente vigente em Portugal, de ser do mesmo tribunal a competência para os processos de Direito de Autor e de Propriedade Industrial. Trata-se de ramos com muitos aspetos comuns (desde logo, as atrás citadas especificidades de direito substantivo e processual, decorrentes de transposição da mesma Diretiva do Enforcement), havendo até processos que envolvem simultaneamente ambas as áreas.

A existente solução portuguesa não foi sequer “pioneira”, em termos comparados: em Itália, antes de Portugal, foram criados tribunais com essa competência conjunta.

A primeira fase, de alguma especialização (e no domínio da Propriedade Industrial), ocorreu com o Tribunal Cível de Lisboa, até 1999. Este era então o Tribunal competente para os recursos das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nomeadamente as respeitantes às concessões ou recusas de direitos (vulgarmente designados por “recursos de marca”, embora pudessem respeitar a processos de patente, ou de outros direitos privativos…).

Os ditos recursos das decisões do INPI correspondiam à grande maioria dos processos judiciais em Propriedade Industrial. Até aos anos 80, início dos anos 90, eram bem menos frequentes as ações cíveis para a defesa de direitos de Propriedade Industrial. Muitas vezes se optava pelos processos-crime, como meio de enforcement dos direitos, sobretudo pela rapidez e eficácia das queixas na polícia económica (antecessora da ASAE). Somente a partir dos anos 90 surgem em maior numero as ações cíveis de enforcement e se tornam mais vulgares os procedimentos cautelares em PI.

É também da década de 90 o primeiro “surto” de processos por infração de patentes farmacêuticas – muitos dos quais caíam na competência territorial da comarca de Lisboa. Esta situação criou, por assim dizer, uma especialização “natural” do Tribunal Cível de Lisboa em Propriedade Industrial.

Em setembro de 1999 entram em funcionamento os Tribunais do Comércio –primeiro um em Lisboa e outro em Vila Nova de Gaia, mais tarde um terceiro em Sintra e depois ainda outro em Aveiro. A estes Tribunais foi conferida competência para os processos de Propriedade Industrial (as ações por infração de direitos, as ações de nulidade e de anulação, e os recursos das decisões do INPI) e para outras matérias, de direito societário, comercial e de concorrência. Para além dos processos especiais de recuperação de empresa e de insolvência …

Os Tribunais do Comércio não eram, então, os únicos com competência material para os processos de Propriedade Industrial (contrariamente ao que, por vezes, se ouve dizer) já que, fora da sua área territorial, permaneciam competentes os demais tribunais de comarca. Mas, pelos seus territórios de competência (zonas do Grande Porto e da Grande Lisboa), captavam na prática a maioria desses processos.

Os Tribunais do Comércio, em mais de uma década de atividade, criaram vários juízes (em abono de verdade, juízas…) com considerável experiencia em Propriedade Industrial. Inclusive, em processos de patentes.

Mas, o facto é que não muitos anos após a sua instalação, aqueles Tribunais entraram em situação de colapso, afogados sobretudo nos processos de insolvência. Ficaram paradas, nos processos de Propriedade Industrial, as ações ordinárias e os procedimentos cautelares tramitavam com enorme lentidão.

Um “sinal de esperança” surgiu com o L.O.F.T.J. de 2008, que previu a criação de Juízos de Propriedade Intelectual. A “exposição de motivos” da Proposta de Lei que a antecedera, referia expressamente a necessidade de “apostar no reforço da justiça especializada no tratamento de matérias específicas, como sejam família e menores, comércio, trabalho, níveis diferenciados de criminalidade”, preconizando um novo modelo de competências para o Tribunal de comarca, assente “na criação de uma ampla variedade de Juízos de Competência Especializada”, incluindo os de “Comércio” e os de “Propriedade Intelectual” (sublinhados do autor).

Em termos territoriais, a competência daqueles Juízos Especializados equivaleria à dos então existentes Tribunais do Comércio (Porto, Lisboa / Sintra, Aveiro). Mas, quanto à competência material, previa-se pela primeira vez a competência especializada conjunta para o Direito de Autor e para a Propriedade Industrial – acrescendo ainda as questões relativas aos nomes de domínio e às denominações sociais.

Aguardou-se, por quase mais dois anos, a instalação dos referidos Juízos de Propriedade Intelectual. Até que, em 2010, é anunciada a criação de um novo Tribunal de Propriedade Intelectual.

O figurino seria agora o de um único Tribunal nacional – portanto, com competência exclusiva em todo o território de Portugal. Quanto à competência material, manteve-se a anteriormente estipulada pelo L.O.F.T.J. de 2008 para os Juízos de PI, precisando-se que estariam também incluídas as ações relativas à concorrência desleal.

Seguiu-se – ou prosseguiu – na comunidade da PI  um preocupado debate sobre o tema, agora centrado nas condições em que seria efetivamente instalado o futuro Tribunal.

Por alguém que conhecia bem a realidade judicial portuguesa (e, como ninguém, a situação dos Tribunais do Comércio) foi desde logo salientado que, previamente à instalação do Tribunal, seria fundamental conhecer e trabalhar os números relativos aos processos de PI pendentes, não só ao nível da quantidade de processos existentes, mas também em relação ao género de processos (ações ordinárias, procedimentos cautelares, recursos das decisões do INPI). Falava-se dos processos então pendentes nos Tribunais do Comércio, mas numa lógica que seria naturalmente aplicável à escala nacional (para, por exemplo, se ter uma ideia do volume de processos existentes em matéria de Direito de Autor). Isto, com a óbvia finalidade de se dimensionar adequadamente o novo Tribunal… A mesma “fonte” manifestou também preocupação quanto à qualificação e experiência dos juízes desse Tribunal (então, à luz da opção geográfica – a localização em Santarém – entretanto ultrapassada). A questão era a de que o novo Tribunal seria um “local de passagem” dos juízes e não um “destino final”, o que impediria a consolidação de experiência na matéria do Direito da Propriedade Intelectual. Sábias palavras, em tudo aplicáveis, com as devidas adaptações, ao atual TPI…

O novo Tribunal da Propriedade Intelectual entrou em funcionamento – em Lisboa – no final de março de 2012. Corajosamente, dotou-se o TPI de um único Juízo, que assim funcionou (com uma Juíz apenas…) durante sensivelmente os seus dois primeiros anos de existência. Instalou-se depois o 2º Juízo, vindo entretanto a integrar o TPI outros juízes (chegaram a ser quatro, no final do passado ano judicial).

Não obstante as difíceis condições de trabalho (sublinha-se que, durante quase dois anos, uma única Juiz assegurou todos os casos cíveis de PI em Portugal…), foi desde logo notória a celeridade com que passaram a tramitar os processos.

No que respeita à experiência dos Juízes – ao que se sabe – todos entraram “de novo” na PI. A experiência e os conhecimentos em PI foram assim adquiridos com a própria magistratura exercida no TPI. Uma magistratura que, no final do último ano judicial, era já superior a quatro anos, no caso da Juiz “pioneira”, e que variava entre os dois a três anos, quanto aos restantes Juízes.

Foi assim com a maior perplexidade que a comunidade da PI, pouco antes das férias judiciais, recebeu a notícia de que todos aqueles Juízes do TPI seriam substituídos por novos magistrados, já no início do ano judicial! Parece ser evidente que um tribunal especializado pressupõe, como condição primordial, Juízes especializados (com experiência) na área respetiva. Isso passará, no caso do TPI, por criar as condições para a existência de uma carreira de Juiz em PI.

Voltando ao famoso título de Lennon –McCartney, já ninguém nos tira o facto de o caminho da especialização em PI ter sido (estar a ser) muito “long”. Mas acredito que o remanescente percurso não terá que continuar a ser, forçosamente, “winding”…

CONCEITO DE IMITAÇÃO DE MARCA REGISTADA

1 = A DIRETIVA DE 2015

O objetivo das Diretivas que harmonizam – ou, pelo menos, aproximam – as legislações dos Estados Membros da Comunidade Europeia em matéria de marcas, é eliminar as grandes disparidades que pudessem ter : assim, parece fora de dúvida que qualquer alteração do nosso Código deve respeitar a Diretiva em vigor, ou seja a de 16 de dezembro de 2015, cujo artigo 5º, nº 1, é o seguinte:

 

1. É recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se:

a) a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida;

b) devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

 

Manteve-se, portanto, a alteração introduzida na Diretiva de 2008, em relação à de 1988, na alínea b) do nº 1 do artigo 5º, que parece vincar melhor que só pode haver risco de associação se houver, também, risco de confusão – ponto que na lei portuguesa, a partir do Código de 1995, não está claro.

Mas a Diretiva de 2015 introduziu profundas alterações no artigo 5º, que passou a ter 6 números e diferente epígrafe – substituindo “Direitos conferidos pela marca” por “Motivos relativos de recusa ou de nulidade” – regulando vários aspetos respeitantes à recusa ou anulação de registos de marcas confundíveis com as que se encontram registadas.

As referências ao “sinal” e à “marca” da Diretiva de 2008 foram substituídas por “marca” e “marca anterior”, o que parece mais correto – e dá, no nº 2, a noção de “marca anterior” e nos restantes números 3, 4, 5 e 6 trata de vários aspetos que interessam à recusa e anulação de registos.

Por isso, a melhor solução para o nosso Código parece ser seguir a Diretiva, adaptando-a às nossas necessidades, para corrigir certas práticas que foram adotadas e que não são as melhores.

Este ponto será desenvolvido mais tarde.

2 = DECISÕES DO INPI

As alterações que o conceito de imitação foi sofrendo – designadamente a partir do Código de 1940 – não melhoraram a sua aplicação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial : bem pelo contrário, em especial desde o início do século XXI.

Na verdade, nota-se a dificuldade em manter, para problemas semelhantes, decisões que definam uma correta orientação.

Por outras palavras: tanto se concede um registo, como, a seguir, se recusa outro em idênticas condições – o que não deve suceder, uma vez que as decisões proferidas devem refletir a orientação definida pelo INPI e não a opinião dos vários Técnicos, que podem não ser no mesmo sentido.

É o que vamos ver seguidamente, examinando alguns casos concretos, começando pela marca GLAMOUR, que tem sido vítima de numerosas tentativas de imitação, das quais se mencionam VINTE E OITO, nos últimos anos.

Pois desses 28 pedidos de registo, 25 foram recusados com fundamento no registo da marca nominativa

GLAMOUR

mas os 3 últimos – relativos a marcas de composição semelhante às anteriores – foram concedidos.

Dos pedidos de registo, RECUSADOS com fundamento na marca GLAMOUR, que se reproduz tal como está registada, ou seja, nominativa ou verbal, vejamos alguns exemplos.

Dada a semelhança dos fundamentos de recusa, apenas se refere o primeiro, na parte mais relevante :

– M. Nac. 372.704 – CLUBE GLAMOUR Recusa : 03.08.2006

 

Fundamento: Do confronto entre o sinal requerido e a marca prioritariamente registada ressalta, em nosso entender, uma forte semelhança gráfica e fonética, circunstancia que, a nosso ver, dificilmente permitirá a sua distrinça. Em face do exposto, reputando-se preenchido o conceito de imitação do direito pertencente à sociedade reclamante, propõe-se o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do nº4 do artigo 237º do CPI e com os fundamentos acima indicados.

 

– M. Nac. 373.271 –LOGO_01 Recusa : 06.10.2006

– M. Nac. 452.725 – LOGO_02Recusa : 04.11.2010

– M. Nac. 480.814 –GLAMORY Recusa : 23.08.2011

– M. Nac. 487.278 –LOGO_03

Recusa : 25.01.2012

– M. Nac. 484.446 –GLAMOURDAYSPA Recusa : 26.01.2012

Como se referiu, todas estas decisões de recusa foram fundamentadas no registo da marca nominativa “GLAMOUR” e algumas merecem referência especial.

Estes vinte e cinco pedidos de registo, representando marcas variadas, desde as simplesmente nominativas às mistas, com elementos peculiares, parece que definiam, claramente, a orientação do INPI sobre o problema.

Mas não: em 2012 e 2013, para marcas de composição idêntica, já foi entendido que não havia razão para recusar os registos !

Trata-se das seguintes marcas nacionais, cujos registos foram requeridos por empresas também nacionais:

– Marca nº 495.560 – LOGO_04

– Marca nº 497.563 –LOGO_05

– Marca nº 496.868 – LOGO_06

Em todos estes casos foi considerada a prioridade do registo da marca “GLAMOUR” e que os serviços ou produtos assinalados por esta marca eram afins dos que se pretendiam individualizar com a marca a registar.

Portanto, só restava analisar se o consumidor poderia ser induzido em erro ou confusão.

Relativamente à marca nº 495.560 “LISBOA GLAMOUR WEEK”, o exame referiu:

 

“Todavia, do confronto entre o sinal requerido e as marcas prioritariamente registadas, aferimos na situação em apreço que o vocábulo “GLAMOUR” é comum a ambos os sinais.

Contudo, tratando-se o sinal requerido de um sinal misto constituído ainda pelos vocábulos “LISBOA” + “WEEK”, consideramos que apresenta no seu conjunto suficiente caracter distintivo em relação às marcas da reclamante porquanto da pronúncia da marca registanda, não resultam semelhanças fonéticas susceptiveis de gerar o risco de confusão ou de associação com as marcas registadas.

Consideramos que é apenas sobre a totalidade do sinal – o elemento nominativo e o elemento figurativo no seu todo, que deve recair a nossa atenção e desta análise verificamos que as diferenças gráficas e fonéticas, entre os sinais, são a nosso ver suficientes para a plena individualização dos mesmos.

Não nos parece evidente, atendendo a que a visão de conjunto dos sinais é distinta, que estas marcas em confronto provoquem confusão fácil no consumidor mais desatento.”

 

Esta marca é um caso nítido de imitação ou reprodução – ou contrafação – com agregação: à marca registada “GLAMOUR” acrescentou-se

“LISBOA” e “WEEK”

e pronto: já não há confusão entre as mesmas – embora seja um caso nitidamente abrangido pelo nº 3 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial.

Então concede-se o registo de uma marca que

CONTÉM

integralmente uma marca que está registada?

A orientação com as duas outras marcas foi idêntica, ou seja, depois de admitir a prioridade e a afinidade entre os serviços, afirma-se que

 

“… não há qualquer risco de confusão entre o sinal “pure glamour”, que caracteriza a marca registanda e o sinal “GLAMOUR” que identifica a marca da reclamante…”

 

Por outras palavras, entre

GLAMOUR

e

PURE GLAMOUR

não ressaltam semelhanças gráficas, fonéticas, figurativas ou outras?

3 = OUTRAS DECISÕES DO INPI

No entanto, a confusão das decisões não se limitou à marca “GLAMOUR”: e parece importante citar mais alguns casos – não é possível referir todos – para que possa avaliar-se melhor a gravidade do problema.

REGISTOS CONCEDIDOS PELO INPI

Registo concedido Estando registado

Registo concedido                                                  Estando registado

LOG. 27744 – NAGOYA                                           MN 195.063 – GOYA

MN 496.621 – ANGEL-O                                          MC 5.385.158 – ANGEL

MN 485.431 – MONTAG                                           MN 428.517 – TAG

MN 508.061 – QUINTA DA CARTAXA                        MN 312.206 – QUINTA DA CARTUXA

MN 507.448 – LAB TAGZ                                         MN 482.517 – TAG

MN 480.836 – VELA                                                MI 241.307 – WELLA

MC 3.988.193 – WELLA

MN 504.719 – ZEVRO                                             MC 5.345.798 – ZERO

MN 544.614 – QUINTA DO MAGO                            MN 135.964 – MAGOS

MN 548.010 – MONTE DA VIGIA                             MN 351.058 – QUINTA DA VEGIA

MN 362.628 – VEGIA

MN 549.533 – ARKITEK                                         MI 1.220.292 – ARKIT

MN 547.774 – HERDADE DA VIGIA                         MN 351.058 – QUINTA DA VEGIA

MN 362.628 – VEGIA

MN 544.463 – AMAVINHOS MC 11.670.817 – AMA

 

As concessões indicadas parecem todas erradas, uma vez que a marca já registada ou é incluída na nova marca (como “NAGOYA”, “ANGEL-O”, “MONTAG”, “LABTAGZ”, “ZEVRO”, “QUINTA DO MAGO”, “ARKITEK” e “AMAVINHOS”) ou foi praticamente reproduzida (na “QUINTA DA CARTAXA”, “VELA”, “QUINTA DO MAGO”, “MONTE DA VEGIA” e “HERDADE DA VIGIA”).

Não podemos esquecer que a imitação intencional incide, normalmente, sobre as marcas notórias ou de prestígio, o que agrava a situação.

Todo o problema parece resultar da importância exagerada que se atribui ao aspeto de conjunto das marcas, que não é indispensável para recusar os registos e do nº 3 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial, que – tanto quanto me recordo – nunca vi aplicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que só utiliza o nº 1 do mesmo artigo.

As concessões indicadas parecem todas erradas, uma vez que a marca já registada ou é incluída na nova marca (como “NAGOYA”, “ANGEL-O”, “MONTAG”, “LABTAGZ”, “ZEVRO”, “QUINTA DO MAGO”, “ARKITEK” e “AMAVINHOS”) ou foi praticamente reproduzida (na “QUINTA DA CARTAXA”, “VELA”, “QUINTA DO MAGO”, “MONTE DA VEGIA” e “HERDADE DA VIGIA”).

Não podemos esquecer que a imitação intencional incide, normalmente, sobre as marcas notórias ou de prestígio, o que agrava a situação.

Todo o problema parece resultar da importância exagerada que se atribui ao aspeto de conjunto das marcas, que não é indispensável para recusar os registos e do nº 3 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial, que – tanto quanto me recordo – nunca vi aplicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que só utiliza o nº 1 do mesmo artigo.

 

O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1940 – ( 2 )

Jorge Pereira da Cruz

1 = Como foi já referido, no artigo anterior, havia essencialmente três problemas a decidir, para o Código de 1940, relativamente às marcas:

a) Registo por classes ou por produtos;

b) Duração do registo; e

c) Conceito de imitação da marca registada.

2 = O primeiro foi bem decidido, tendo sido aprovada, pela Assembleia Nacional, a proposta da Câmara Corporativa para o registo ser efetuado por produtos e não por classes.

3 = A duração do registo foi igualmente assunto difícil de resolver : a Proposta de Lei apresentava um registo com 15 anos de validade, com possibilidade de ser indefinidamente renovável, enquanto que na vigência de Carta de Lei de 21 de maio de 1896 eram apenas 10 anos, também renováveis sem limite.
A Câmara Corporativa fez um profundo exame do problema, concluindo que a tendência mais moderna era a validade por 10 anos, que se praticava na Alemanha, Itália, Perú, Sérvia, Argentina, Portugal, Áustria, Hungria, Uruguai, Bulgária, Panamá, Chile, Dinamarca, Ilhas Ferbe, Nicarágua, Grécia, Guatemala, Irlanda e Noruega.
Assim, sugeriu que se mantivessem os 10 anos que já se vinham praticando desde 1896, propondo o seguinte artigo 40.º e § único:

Artigo 40.º

O registo da marca produz todos os seus efeitos durante o período de dez anos, a contar da data do respetivo pedido; mas pode renovar-se indefinidamente este período, se a renovação for pedida nos últimos seis meses da sua duração, ou, com o pagamento do triplo da taxa, até dois meses depois de ele haver terminado.

§ único

Pode ser requerida a revalidação do registo da marca dentro do prazo de um ano, a contar do termo da sua duração, com o pagamento do triplo da taxa, e será concedida, sem prejuízo de direitos de terceiros, provando-se que justa causa impediu o requerente de apresentar o pedido de renovação dentro do prazo legal.”

Esta sugestão acabou por ser aceite e, com alteração redaccional, foi incluída no Código como artigos 125.º e 126.º.

4 = Na Proposta de Lei, o artigo 39.º definia o conceito de imitação da seguinte forma :

Considera-se imitada e usurpada no todo ou em parte a marca que, sendo destinada a objetos ou produtos da mesma classe, tem tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induz facilmente em erro ou confusão o consumidor, só podendo este distinguir as duas depois de exame atento ou confronto.”

§ único

Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspeto exterior do pacote ou involucro com as respetivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de sorte que pessoas analfabetas não os possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente quando sejam de reputação internacional.”

Era, portanto, pior do que o artigo 91.º da Carta de Lei de 21 de maio de 1896, embora sem o “tão pouco diferente”, mas exigindo que a semelhança entre as marcas devia induzir facilmente em erro o consumidor, que só as poderia distinguir depois de exame atento ou confronto.

Por outras palavras: para haver imitação era necessário, praticamente, reproduzir a marca registada.

Este artigo mereceu longos comentários à Câmara Corporativa, que o examinou muito bem, propondo que o artigo 39º e § único da Proposta fossem eliminados.

5 = Este problema deve ser apreciado conjuntamente com o nº 12 do artigo 38.º da Proposta de Lei, que proibia o registo de marcas que fossem

“Reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca já anteriormente registada por outrem para produtos da mesma classe”.

Assim, o nº 12 do artigo 38.º da Proposta de Lei também era incorreto, uma vez que além de se referir a “produtos da mesma classe”, não dava qualquer indicação sobre a confusão que a imitação podia ocasionar.

Mas a Câmara Corporativa corrigiu este nº 12 – e de tal forma que podia substituir, com vantagem, o artigo 39.º e § único:

“Reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado”.

Portanto, o risco de confusão no mercado – e, por consequência, do consumidor – estava claramente expresso na redação da Câmara Corporativa, pelo que a eliminação do artigo 39.º e § único na Proposta de Lei só traria benefícios.

6 = A Câmara Corporativa limitava-se a dar “Parecer”, uma vez que a decisão final cabia à Assembleia Nacional, que, numa apreciação sumária do Prof. Cunha Gonçalves, apoiada pelo Prof. Mário de Figueiredo, propôs que não fosse aprovada a orientação sugerida pela Camara Corporativa, mantendo-se o artigo 39.º da Proposta de Lei e respetivo § único:

Sr. Presidente e Srs. Deputados: chamo a atenção de V. Exas. para o n.º 12.º do artigo 38.º e para o artigo 39.º e seu § único, matéria que considero de especial importância nesta questão das marcas e acerca da qual eu acuso a maior discordância com o parecer da Câmara Corporativa.

A proteção das marcas tem o tríplice fim de defender o industrial ou o comerciante que consegue acreditar determinado produto, de defender o consumidor que não deseja ser enganado em relação aos produtos que pretende consumir e de reprimir a tendência daqueles que fraudulentamente desejam prejudicar tanto o produtor como o consumidor.

7 = Se a Câmara Corporativa, em vez de propor a eliminação do artigo 39.º da Proposta e respetivo § único tivesse sugerido uma redação semelhante à do nº 12 do artigo 38.º – mais completa – é muito possível que a Assembleia Nacional tivesse tomado outra decisão.

Em qualquer circunstância, não terem sido corrigidos, pelo menos, os dois erros apontados – relativos à marca registada ser considerada a imitadora e à proteção do pacote ou invólucro sem requerer o respetivo registo – parece não ter qualquer desculpa.

Na verdade, o artigo 39.º da Proposta de Lei tem um § único que, a par de uma primeira parte extremamente boa,

“Constitue imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada…”

prevê ainda a proteção do aspeto exterior do pacote ou invólucro – usado, mas não registado – em termos verdadeiramente inaceitáveis:

“ou sómente o aspeto exterior do pacote ou invólucro com as respetivas côr e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas não os possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente quando sejam de reputação internacional.”

Como é possível que, sem qualquer registo, possa fazer-se a proteção do pacote ou invólucro por tempo indeterminado?

Então é o registo que garante o exclusivo da marca ou apenas o uso?

E como pode entender-se que para a proteção das marcas notórias se exija o pedido de registo da marca para intervir no processo (artigo 95.º e § único) e para o pacote ou invólucro não seja necessário?

A primeira parte do § único do artigo 94.º nunca devia estar ligada a esta estranha proteção do pacote ou invólucro, mas diretamente ao artigo, uma vez que o complementa, sendo imprescindível para impedir a imitação fácil de marcas registadas.

8 = As soluções da Proposta de lei para os três problemas que estamos a tratar

– Registo por classes ou por produtos;

– Duração do registo; e

– O conceito de imitação de marca registada,

eram manifestamente incorretas e a Câmara Corporativa fez uma boa análise de todas elas.

No entanto, se as soluções sugeridas pela Câmara Corporativa para as duas primeiras, davam a correta resposta, para a mais importante – o conceito de imitação da marca registada – limitou-se a propor a eliminação do artigo, sem apresentar uma solução concreta que pudesse constituir uma melhoria da disposição, o que foi pena.

Na verdade – além de errada – era uma solução que não servia : no entanto e por incrível que possa parecer, ainda se mantém, em parte, no atual Código da Propriedade Industrial.

O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1940

Jorge Pereira da Cruz

1 = O Código de 1940 – Decreto nº 30.679, de 24 de agosto de 1940 – foi, sem dúvida, o que mereceu uma preparação mais cuidada, evidenciada no nível que apresenta, embora, como é natural, não seja isento de erros.

A Proposta de lei foi submetida a um extenso parecer da Câmara Corporativa que, depois, foi discutido na Assembleia Nacional.
O Parecer da Câmara Corporativa – diga-se, desde já, de excelente qualidade – teve como Relator o Prof. Abel de Andrade e foi elaborado pela seguinte Comissão:

Domingos Fezas Vital (Presidente)
José Gabriel Pinto Coelho
Afonso de Melo Pinto Veloso
Joaquim Roque da Fonseca
Horácio Artur Gonçalves
Vergílio Pereira
Abel de Andrade (Relator)

2 = Relativamente à Carta de Lei de 21 de maio de 1896, eliminaram-se as “patentes” de introdução de novas indústrias, mas apareceram três novos direitos:

a) Os modelos de utilidade;
b) A insígnia de estabelecimento; e
c) As denominações de origem.

3 = A Proposta examinada pela Câmara Corporativa tinha cinco artigos relativos aos monopólios de exclusividade concedidos pelos governos da Metrópole ou das Colónias, ou ainda pelos Corpos Administrativos, para regular a concessão das “patentes” de introdução de novas industrias ou de novos processos aperfeiçoados e o de outras explorações de caráter industrial – artigos 19.º a 23.º, de que se transcreve apenas o artigo 19.º:
“O monopólio ou exclusivo concedido pelos governos da metrópole ou das colónias ou pelos corpos administrativos, nos termos da legislação que regula ou vier a regular o regime da introdução de novas industrias ou de novos processos aperfeiçoados e o de outras explorações de caráter industrial, não submetidas ao regime de serviço publico, constitui, em favor do concessionário, um direito de propriedade industrial, que se regerá pelas normas do Código da Propriedade Industrial, em tudo que especialmente não estiver previsto nos respetivos regulamentos administrativos.”
A inclusão, na Proposta, dos monopólios industriais – e, portanto, das “patentes” de introdução de novas indústrias – foi duramente criticada pela Câmara Corporativa:

“ELIMINAÇÂO DOS ARTIGOS 19º a 23º – Produz certa estranheza a innovação dos artigos 19.º a 23.º da proposta do Código da Propriedade Industrial. Nem nos escritores de propriedade industrial, nem nas respetivas leis, desde as mais antigas às mais recentes, aparecem os monopólios ou exclusivos industriais como formas de propriedade industrial. Surpreende-se mesmo em Monton y Ocampo a afirmação terminante de que a propriedade industrial não deve confundir-se com os monopólios industriais.”
E foi proposto que esses cinco artigos fossem eliminados do Código:

“Nestes termos parece à Camara Corporativa que os artigos 19.º a 23.º devem ser eliminados do Código da Propriedade Industrial, embora possam constituir objeto de lei sobre monopólios industriais que não resultem de patentes de invenção, modelos de utilidade, modelos industriais ou desenhos industriais.”
A discussão desta Proposta, na Assembleia Nacional, foi um pouco confusa.

Quando o Presidente anunciou que estava em discussão o artigo 19º da Proposta, o Deputado Lopes da Fonseca disse que não seria preciso votar essa eliminação, porque no artigo 6º já tinham sido suprimidos os monopólios – pelo que os artigos 19º a 23º estavam prejudicados.

Como não foi apresentada nenhuma proposta para readmitir esses artigos, foram considerados eliminados.

4 = O Parecer da Câmara Corporativa foi favorável à inclusão dos modelos de utilidade no Código da Propriedade Industrial, nos seguintes termos:
“Com acerto regulamenta a proposta os modelos de utilidade, não só porque foram especialmente admitidos pela Convenção da União de Paris depois da revisão da Conferencia de Washington de 1911, e conservados na revisão da mesma Convenção feita na Conferencia da Haia em 1925, a que Portugal aderiu em 1931, mas, sobretudo, porque são uma forma de propriedade industrial que não se confunde com as invenções, marcas ou modelos industriais ou desenhos industriais, como oportunamente se demonstrará.”
5 = Em todo o caso, a inclusão dos modelos de utilidade no Capitulo II, juntamente com os modelos e desenhos industriais não parece acertada, uma vez que são direitos sem qualquer afinidade : e dizer que não se confundem com as invenções também não é feliz, uma vez que os modelos de utilidade são invenções para objetos mais simples, é certo, mas que protegem o aspeto funcional do modelo e não a sua forma geométrica ou ornamental, como sucede com os modelos industriais – e, muitas vezes, são até designados por “Petty Patents”, ou seja Pequenas Patentes.

Convém esclarecer que quando se diz “a que Portugal aderiu em 1931”, tratava-se da Revisão da Haia de 1925 e não da Convenção de Paris, de que Portugal é membro fundador.

6 = Relativamente às marcas, havia vários problemas a resolver, dos quais se destacam três muito importantes:
a) Registo por classes ou por produtos;
b) Duração do registo; e
c) Conceito de imitação da marca registada.

7 = Todos estes pontos foram considerados no Parecer da Camara Corporativa, que, de uma maneira geral, emitiu opiniões muito válidas.

8 = A Proposta de Lei seguia o registo por classes, tal como sucedia com o regímen vigente na Carta de Lei de 21 de maio de 1896.

Em todo o caso, a Câmara Corporativa – e muito bem – defendeu o registo por produtos (ainda não havia marcas de serviços) com um argumento de peso : se uma das características da marca é a especialidade, o registo tem de ser por produtos:
“Parece à Câmara Corporativa que deve substituir-se o registo das marcas por classes pelo registo das marcas por produtos. Observa Ramella: a marca tem de ser especial, isto é, deve individualizar os produtos de um estabelecimento, de uma indústria ou comércio, e, portanto, não pode defender uniformemente os produtos de diversos fabricantes sem faltar à sua finalidade, que é determinar a procedência das mercadorias ou produtos de estabelecimento determinado. Da especialidade de um sinal deduz-se a sua capacidade necessária distintiva do produto e, portanto, o conceito de marca.

Mas, se a marca é registada por classes de produtos e não por produtos, ela individualiza classes de produtos e não produtos. E, por mais perfeita que seja a classificação de produtos, registará sempre classes, provenientes da integração de produtos que não devem ser individualizados com a mesma marca.
O registo por classes traz consigo diversos inconvenientes, entre os quais se destaca a rigidez na classificação das marcas. Sendo as marcas agrupadas e registadas por classes, é evidente que esses registos estão dependentes da ordenação dessas classes, e não da possível diferenciação existente entre os produtos a que as marcas se destinam. Praticamente, este sistema tem como consequência não se poder registar em determinada classe marca destinada a certo produto desde que na classe já exista registada a mesma marca ou marca semelhante, ainda que o produto para que se pretende registar a marca seja bem diferente daquele para o qual está registada e é usada outra marca.
Dentro do sistema do registo da marca por classes, isto é, da especialidade da marca referida à classe, são inevitáveis os seguintes inconvenientes: a recusa do registo de marca para um produto de certa classe por se confundir com a marca registada para outro produto, embora dissemelhante, mas da mesma classe; a admissão a registo de marca para produto de uma classe, embora se confunda com a marca registada para outro produto semelhante, mas de diversa classe.”
E a Câmara Corporativa foi mais longe, propondo, mesmo, que fosse aditado o seguinte artigo à Proposta de Lei:

“Parece à Câmara Corporativa que por estas considerações devem ser aditados à proposta o seguinte artigo e seus parágrafos:

Artigo 36º-G. O registo das marcas será feito por produtos e não por classes.

§1.º O requerente é obrigado a declarar no requerimento do pedido o produto ou produtos a que se destina a marca registanda.
§2.º Compete à Repartição da Propriedade Industrial incluir a marca na classe ou classes mencionadas no reportório dos produtos e fazer a sua classificação, depois de ouvida a Repartição Internacional de Berna, quando o reportório dos produtos não incluir o produto ou produtos a que se refere a marca cujo registo se pede.

§3.º O reportório dos produtos e a classificação dos produtos serão o reportório e a classificação editados pela União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial em 1935, vertidos em português.

§4.º Da classificação dos produtos pela Repartição da Propriedade Industrial haverá recurso para o Ministro do Comércio.
……

Jorge Pereira da Cruz

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