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137 Anos de experiência em serviço especializado

A  A.G. da Cunha Ferreira tem vindo a ser considerada uma firma de referência em Propriedade Industrial, em marcas e em patentes. Que fatores têm contribuído para esta solidez?

A A.G. da Cunha Ferreira foi fundada em 1880 como o primeiro gabinete de Propriedade Industrial do país, tendo feito alguns dos primeiros pedidos de patentes e marcas em Portugal.

Com mais de um século de atividade, fomos criando ao longo do tempo know-how do negócio que nos permitiu desenvolver um conjunto de profissionais altamente especializados, orientados pela integridade, rigor e compromisso e também acompanhar de um forma atenta, proactiva e responsável a evolução constante do mercado.

A combinação destes elementos, aliada a uma rede de atuação em mais de 50 países, permitiu-nos crescer de forma sustentável, criando relações de confiança com os nossos clientes, algumas das quais duram há mais de 100 anos.

A A.G. da Cunha Ferreira tem sido, igualmente, indicada como um dos três melhores gabinetes de Propriedade Intelectual em Portugal. Porque é que a A.G. da Cunha Ferreira é diferente? Que mais-valias apresenta? 

Nesta área de atuação, a experiência tem que ser vista como um fator decisivo na diferenciação e especialização dos serviços prestados pelo nosso gabinete. Por exemplo, fomos construindo uma base de dados própria que atualizamos há dezenas de anos e que nos serve como plataforma para uma atuação eficiente e eficaz na proteção dos direitos dos nossos clientes.

Todos os dias dão entrada largas dezenas de pedidos de registo de marcas nacionais, em grande parte fruto do forte impulso empreendedor que se tem vindo a sentir em Portugal. Que papel procuram assumir no mercado e junto dos seus clientes? 

Em primeiro lugar, temos como objetivo sensibilizar o mercado para a importância da marca, ou de outro direito no âmbito da Propriedade Industrial, enquanto ativo fundamental de uma empresa e, como tal, na necessidade do seu registo. Mais, tentamos salientar que o registo das suas marcas é apenas o primeiro passo a tomar na defesa dos seus direitos uma vez que esta defesa deve ser constante e permanente.

Em condições ideais, todas as empresas deveriam recorrer a um agente oficial da Propriedade Industrial desde o momento da idealização da marca, passando pelo seu registo e, consequentemente, proteção e manutenção do exclusivo.

Pretendemos, portanto, junto dos nossos clientes estabelecer uma relação de confiança, na qual sejamos vistos como parceiros estratégicos na prossecução dos seus interesses que, no final de contas, passam a ser os nossos.

Quando falamos de exportação ou internacionalização de uma empresa, o planeamento estratégico é uma incontornável mais-valia. No entanto, a proteção da marca e dos demais direitos de Propriedade Industrial também se assumem como ativos basilares no processo de exportação. As organizações estão suficientemente consciencializadas para este fator? 

Creio que essa consciencialização é mais acentuada nas grandes empresas do que, por exemplo, nas startups ou PME’s. Sendo que relativamente às últimas, vai-se notando uma evolução positiva no que toca ao reconhecimento da importância da proteção dos direitos de Propriedade Industrial. No entanto, na prática, é este grupo que menos investe nesta área talvez por contenção de custos no curto prazo, num panorama atual extremamente exigente e competitivo. A longo prazo esta escolha poderá comprometer os direitos de Propriedade Industrial e implicar o triplo dos custos no sentido de reverter a situação, ainda assim sem garantias. Estão, desta forma, a comprometer os elevados investimentos já realizados em âmbito nacional e consequentemente na sua internacionalização, bem como eventuais parcerias dada a fragilidade da situação em que os referidos direitos de propriedade intelectual se encontram.

Quais as vantagens em recorrer ao A.G. da Cunha Ferreira para proteger marcas e patentes? 

Desde logo, a certeza de que contará com um serviço especializado com mais de 130 anos de experiência, constituído por uma equipa que conta com vários agentes oficiais da Propriedade Industrial, ou seja, mandatários especialistas na matéria da Propriedade Industrial que promovem, em nome dos seus clientes, atos de registo de direitos junto do instituto nacional da Propriedade Industrial ou organismos internacionais, na prossecução da proteção e defesa dos direitos dos seus clientes. Prestamos um acompanhamento contínuo e permanente, sempre em busca da melhor solução para cada cliente, formulando e promovendo atos de registo necessários à proteção dos diversos tipos de direitos privativos de Propriedade Industrial, e, posteriormente, procedendo à defesa intransigente dos direitos dos nossos clientes.

Que importância assumem, portanto, os agentes oficiais de Propriedade Industrial  quando se fala de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento das sociedades? 

Num contexto motivado por um forte espírito empreendedor e constante inovação, a prossecução e permanente proteção dos direitos de Propriedade Industrial torna-se cada vez mais vital.

Assim, o agente oficial da Propriedade Industrial, sendo um mandatário qualificado e especialista, de competência oficialmente reconhecida, na área da Propriedade Industrial, desempenha um papel de relevo junto das empresas, não apenas na fase embrionária dos projetos – seja na viabilidade de uma marca ou patente, no aconselhamento relativo à melhor via de proteção – mas também na constante vigilância e defesa de um dos ativos basilares de cada empresa, nomeadamente, o seu portefólio de Propriedade Industrial.

“Registamos a sua marca, hoje”

A Today Patents assume-se como o parceiro para a Propriedade Industrial. Para elucidar melhor o nosso leitor o que abrange este conceito de Propriedade Industrial? 

A Propriedade Industrial (PI) é o que permite a proteção das invenções (patentes), criações estéticas (design) e dos sinais distintivos do comércio (marcas, logótipos, etc.) para produtos e serviços. Esta proteção desempenha a função de garantir a exclusividade e assim evitar a reprodução ou imitação do que estiver registado. A PI tem a função de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos e o desenvolvimento da riqueza.

Qual é, portanto, o papel da Today Patents neste domínio da Propriedade Industrial? 

A Today Patents é uma empresa especializada em todas as matérias da PI que trabalha a nível nacional, europeu e internacional. Temos as mais altas competências técnicas, legais e de gestão ao serviço dos nossos clientes, bem como o compromisso de prestarmos serviços com a máxima qualidade, a preço justo e claro, estando sempre disponíveis para encontrar a solução que melhor defende os interesses dos nossos clientes. Possuímos uma forte e consolidada experiência que nos permite ter taxas de sucesso elevadíssimas, o que atingimos pelo facto de termos investido nas mais altas qualificações internacionais na área da PI e que nos tornaram oficialmente reconhecidos, bem como aprovados como agentes da Propriedade Industrial, European Trademark and Design Attorneys, Qualified European Patent Attorneys e Professional Representatives Before World IP Organization.

E como pode ajudar? Em que áreas intervém? 

A nossa intervenção no ciclo de inovação é transversal. A fase inicial de desenvolvimento e conceção é uma fase muito importante em que desenvolvemos pesquisas especializadas, para poder avaliar e transmitir aos nossos clientes o que existe no mundo relacionado com o que pretendemos proteger e assim prestamos apoio na tomada de decisão. Preparamos os registos de modo altamente especializado, submetemos processos em todo o mundo e acompanhamos o desenvolvimento dos processos, desde a concessão, manutenção e valorização do que começou como uma ideia e que nesta fase já é um ativo valioso. Os direitos de pi são ativos que devem ser incluídos nos balanços financeiros das empresas e, deste modo, valorizando-as. Também prestamos apoio na avaliação financeira dos ativos de PI, na concessão e registo de licenças, no estabelecimento e obtenção de royalties, etc. 

Ajudam o cliente a encontrar a solução perfeita. Quais são os maiores desafios com que se deparam? 

É muito comum que à partida os clientes pretendam algo muito específico, que pode ser limitante e neste casos podemos/devemos alargar o âmbito de proteção, mas também acontece o contrário, isto é, alguns clientes pretendem uma proteção tão abrangente que iremos ter problemas com objeções, oposições, reclamações de terceiros, etc. A solução perfeita encontra-se no equilíbrio entre a abrangência (forma e conteúdo) do que é solicitado e a proteção efetivamente conferida pelos direitos concedidos.

“Sabia que se não registar a sua marca, patente ou design qualquer pessoa a pode utilizar?”, Refere a Today Patents. Sente que a sociedade ainda está pouco consciencializada ou informada sobre este aspeto? 

De facto, em Portugal temos um nível de utilização do sistema de marcas já bastante evoluído e com número de pedidos, por milhão de habitantes, praticamente em linha com a média da UE, mas ao nível do design e principalmente nas patentes, apesar de ser ter melhorado nos últimos 15 anos, estamos efetivamente muito longe de tornar a investigação em valor acrescentado.

Pela nossa experiência as empresas nacionais estão cada vez mais conscientes da importância da PI, mas no dia-a-dia ainda encontramos diversas situações em que a PI está claramente mal protegida ou muito frágil, sendo que nestas situações os titulares pensam que estão bem protegidos e na realidade a sua posição é bem mais fraca do que seria possível.

O que pode ser registado e que vantagens aporta o registo? 

Como marca podem ser registados um sinal ou conjunto de sinais que sejam possíveis de representação gráfica, podendo incluir palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma de produtos ou embalagens, frases publicitárias para produtos ou serviços com caráter distintivo de uma entidade: empresa, instituto ou indivíduo.

Como desenho ou modelo industrial podem ser registadas as criações ornamentais ou estéticas, relativas à totalidade ou parte de um produto e pode consistir em aspetos tridimensionais, tais como a forma de um artigo ou bidimensionais, tais como padrões, linhas, contornos, cores, forma, textura ou dos materiais do produto e a sua ornamentação (artigo industrial ou de artesanato). Exemplos de design que se podem registar são: produtos, componentes, embalagens, elementos gráficos de apresentações, grafismos, painéis, layout de apresentações de computador, símbolos, sinalética, carateres, etc.

Como patente podem ser registadas invenções, na prática soluções novas para determinados problemas técnicos existentes. As patentes podem ser obtidas para todos os domínios da tecnologia, relativas a produtos ou processos e também para processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já existentes. Para ser patenteável a invenção tem de ser nova, inventiva e ter aplicação industrial.

As vantagens, de modo geral, são:

Direito de Propriedade Industrial: monopólio e exclusivo

Concede a utilização dos símbolos registados “®” | Patente | DM;

Demostra diligência, transmite confiança e dissuade a violação de terceiros;

– Superior segurança, evita litigância e credibiliza em fases de angariação de capital;

Permite transmitir ou conceder licenças, obter royalties e são ativos de investimento.

Que papel assume, assim, um agente de Propriedade Industrial e Intelectual quando se fala de fatores como inovação, tecnologia, investigação e desenvolvimento científico? 

O agente oficial da Propriedade Industrial é a “ponte” entre a investigação e os empreendedores para com as entidades oficiais. As matérias da PI, quando tratadas ao mais alto nível, são internacionalmente reconhecidas como das mais complexas a nível industrial, dado que abrangem aspetos técnicos, legais e estratégicos pelo que o agente oficial da Propriedade Industrial é essencial quando se pretende passar para além das ideias e transformar a inovação em valor acrescentado para as empresas, para a sociedade e para as famílias.

Para exponenciar o empreendedorismo e para a inovação das sociedades não basta, em jeito de conclusão, ter boas ideias ou ser um bom empreendedor. Que mensagem ou palavras gostaria de deixar aos nossos leitores enquanto agente de Propriedade Industrial? 

A inovação é a passagem das invenções para o mercado e neste trajeto a PI tem um papel essencial, assumindo-se na maior parte das vezes como o fator decisivo para o sucesso. Eu diria que sem boas ideias e empreendedores não existem invenções e acrescento convictamente que sem a PI não existe inovação de alto valor acrescentado.

As minhas últimas palavras vão para todos os portugueses: vejamos como exemplo os últimos sucessos alcançados pela nossa seleção nacional de futebol no último campeonato da Europa, bem como o mais recente 1º lugar no festival da eurovisão da canção e tantos outros fantásticos feitos recentes que nos provam que é possível, a partir de Portugal, competirmos e por vezes sermos primeiros, com trabalho e focados no essencial será também possível alcançar maiores êxitos futuros no mundo empresarial.

Jorge Cruz, Agente Oficial da Propriedade Industrial

1 = Antigamente, as leis da Propriedade Industrial eram acompanhadas por um Regulamento que esclarecia a aplicação de certas disposições, por vezes pouco claras ou, até, pouco utilizadas.

A primeira lei de marcas – a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883, foi acompanhada pelo Regulamento de 23 de Outubro de 1883 e a Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 – na verdade o primeiro Código Português de Propriedade Industrial – pelo Decreto de 28 de Março de 1895 (que regulamentava o Decreto nº 6, de 15 de Dezembro de 1894, que deu origem à Carta de Lei de 1896).

Mas depois do Código de 1940 os Códigos da Propriedade Industrial passaram a não ser acompanhados de qualquer Regulamento e a Repartição de Propriedade Industrial fazia um Manual – normalmente sem os cuidados devidos – que ajudava a interpretar algumas disposições menos claras.

Foi assim que surgiu o Manual de Aplicação do Código de 2008, feito apenas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial sem qualquer discussão com os chamados meios mais interessados na Propriedade Industrial.

O resultado, como é normal, não foi famoso – e o “Manual” não serve, manifestamente, para cumprir a sua missão.

2 = Para avaliar o nível do Manual elaborado pelo INPI (última versão, revista em Janeiro de 2014), basta dar dois ou três exemplos:

  1. a) A Regra – 84 – REVALIDAÇÃO (artigo 350.º);
  2. b) A Regra – 80 – LOGÓTIPOS (ARTIGO 304.º-C); e
  3. c) A Regra – 66 – ELEMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (artigo 223.º).

3 = A Regra 84 refere-se à aplicação do artigo 350.º do Código de Propriedade Industrial – Revalidação de direitos – que é o seguinte:

“1 – Pode ser requerida a revalidação de qualquer título de patente, de modelo de utilidade ou de registo que tenha caducado por falta de pagamento de taxas dentro do prazo de um ano a contar da data de publicação do aviso de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial.

2 – A revalidação a que se refere o número anterior só pode ser autorizada com o pagamento do triplo das taxas em dívida e sem prejuízo de direitos de terceiros.”

E o nº 2 da Regra 84 estabelece que

“Uma vez que a revalidação só pode ser autorizada não havendo prejuízo de direitos de terceiros, no que concerne aos sinais distintivos do comércio são efectuadas pesquisas de anterioridade com o intuito de afastar qualquer possibilidade de lesão de direitos entretanto constituídos.”

Este entendimento – que, ao que parece, ainda se aplica – é muito antigo e está profundamente errado: e nada justifica que continue a ser utilizado, pois é contrário aos interesses do País, do titular do registo considerado prejudicado e do detentor do direito a revalidar.

Aliás, desde que as “declarações de consentimento” foram incluídas no Código – artigo 243º – quando há conflito de interesses, o poder decisório para recusar registos de marcas passou do INPI para as partes.

Estes problemas sucedem, em geral, mais com estrangeiros, que têm registos de marcas válidos em Portugal, muitas vezes sem a vigilância de profissionais Portugueses e não reclamam em devido tempo contra pedidos de registo e de concessão de revalidações, entre outros.

Mas não se entende que o INPI se coloque na posição de mandatário – sem qualquer mandato – e trate da defesa desses interesses sem cobrar um cêntimo.

E o que tem uma certa graça, acabando por prejudicar o titular do direito que o Técnico que examinou o pedido queria beneficiar!

Mas como é que não se entende que deve apenas limitar-se a informar o titular do registo, dizendo-lhe que se sentir prejudicado pode reclamar, em prazo determinado, contra o pedido de revalidação do registo que se deixou caducar? A partir desse ponto, o interessado titular do registo oposto ficaria com todas as possibilidades:

  1. a) Não tomar qualquer atitude contra o pedido da revalidação do registo, se não lhe interessar;
  2. b) Reclamar contra esse pedido em processo de contencioso normal; ou
  3. c) Negociar com o requerente, a quem poderá conceder ou recusar – ou vender – uma declaração de consentimento;
  4. d) Conceder uma declaração de consentimento com a condição de que esse direito não será oponível ao que tem registado (como previsto no artigo 8º do Código da Propriedade Industrial).

E o INPI, assim, prestaria um óptimo serviço:

  1. a) Ao País, que sempre lucraria por receber as taxas oficiais desse processo;
  2. b) Ao titular do registo oposto, que poderia fazer um bom acordo; e
  3. c) Ao requerente do pedido de revalidação, que poderia evitar a recusa ou caducidade do registo.

Haverá alguma justificação para beneficiar, tão claramente, o titular do registo supostamente prejudicado?

4 = a) A Regra 80 diz respeito aos “Logótipos”, que foram incluídos nos artigos 304.º-A a 304.º-S, e o primeiro é o seguinte:

“Constituição do logótipo

1 – O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos.

2 – O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência.”

O objectivo era juntar os nomes e insígnias de estabelecimento e os logótipos no mesmo direito – que continuou a designar-se “LOGÓTIPO” – mas que resultou em confusão incompreensível.

Na verdade, em vez de transformar TRÊS em UM, o resultado foi transformar TRÊS em QUATRO, o que apenas piorou a situação: é que o entendimento demonstrado pela protecção conferida pelos nomes e insígnias de estabelecimento é, realmente, extraordinário!

Como eram “nomes” e “insígnias” de “estabelecimentos” … “parecia evidente” que apenas deviam proteger “ESTABELECIMENTOS”.

Parece incrível, mas é verdade: e a Regra 80 (nºs 2 e 3), relativa aos Logótipos, é a seguinte:

“2. Os pedidos e registos de nomes e as insígnias de estabelecimento que tenham sido convertidos em logótipos, conservam o mesmo objecto, ou seja, estes logótipos apenas se destinam a identificar estabelecimentos e não entidades.

  1. Os pedidos e registos de logótipos existentes à data de entrada em vigor do decreto-lei nº 143/2008, de 25 de Julho, mantêm o objecto para o qual foram requeridos e registados, ou seja, apenas se destinam a identificar entidades.”

Ora, como os novos “LOGÓTIPOS” incluíam os nomes e insígnias de estabelecimento, havia que distinguir os antigos registos (que seriam apenas para proteger “estabelecimentos”) dos novos – agora juntos aos logotipos e que tinham já (no entender de quem orientou o assunto) uma amplitude muito maior.

Simplesmente, brilhante!

  1. b) É obvio que quem discutiu este problema no Grupo de Trabalho – se é que houve Grupo de Trabalho, ou o problema foi discutido – desconhecia, por completo, o artigo 118.º do Código de 1940 – e que era o seguinte:

“Considera-se estabelecimento, para efeitos deste artigo, a universalidade constituída pela loja, armazém, fábrica, adega ou local de exploração de qualquer indústria ou comércio e todo o seu activo e passivo, inclusive direito à locação, chave, nome, insígnia, clientela e outros valores.”

Portanto, o nome e a insígnia de estabelecimento protegiam tudo … e mais alguma coisa, como costuma dizer-se!

5 = A Regra 66 diz respeito à aplicação do nº 3 do artigo 223º do Código, que é o seguinte:

“A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.”

E o nº 3 (1ª parte) da Regra 66 é o seguinte:

“Quando considerar oportuno, o INPI pode, oficiosamente, indicar no despacho de concessão os elementos genéricos, descritivos e usuais, não devendo, contudo, entender-se que, quando o não faça, todos os componentes da marca ficam de uso exclusivo do titular. (…)”

Portanto, a Regra confere poderes que o Código não autoriza.

Na verdade, o artigo 223º, nº 3, dos Códigos de 2003 e de 2008, apenas confere essa possibilidade às partes:

“A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.”

E que confusão não será o INPI indicar, de vez em quando, por sua exclusiva iniciativa, que este ou aquele elemento não fica de uso exclusivo do requerente, sem que as partes o tenham requerido?

Para que serve então o nº 2 do mesmo artigo 223º do Código da Propriedade Industrial?

Vejamos:

“Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”

Assim, a indicação dos elementos genéricos, quando não pedida pelas partes, apenas deverá ser feita em casos excepcionais, devidamente justificados.

POR QUE DEVE DIZER SIM À PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL?

Que história pode ser contada desde 1880, ano em que João António da Cunha Ferreira fundou o Gabinete de Propriedade Industrial, que mais tarde, em 1934, foi constituído como A.G. da Cunha Ferreira, Lda.?

Em 1880, João António da Cunha Ferreira funda em Lisboa um Gabinete de Propriedade Industrial atuando como Agente de Marcas e Patentes – nomeado por Alvará Régio do Rei D. Carlos – sob o nome profissional de J. A. DA CUNHA FERREIRA. Pioneiro no registo de patentes e marcas em Portugal o fundador do então Gabinete de Propriedade Industrial, viu o seu trabalho ser reconhecido em Portugal com a atribuição da Medalha de Mérito Industrial. Filho de um farmacêutico de Campo Maior, crê-se que terá sido essa a razão mais provável – “a da procurar soluções para patentear as novidades face à atividade do pai” – que o levou a dedicar-se à Propriedade Industrial. Foi um interessado contemporâneo das primeiras Convenções Internacionais neste domínio, como a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, que instituiu a União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial. Em 26 de Dezembro de 1905 o Rei D. Carlos nomeou-o Oficial da Ordem Civil de Mérito Industrial. Dedicou 50 anos de desvelada dedicação à Propriedade Industrial. Os filhos sucederam-lhe na atividade, tendo mantido o Gabinete de Propriedade Industrial e em 1934 constituíram a sociedade A.G. DA CUNHA FERREIRA, LDA.

De particular relevância e curiosidade destaca-se o facto de, no período da 2ª Guerra Mundial, durante o qual, como se sabe, as comunicações entre países sofreram enormes interrupções, a sociedade A.G. da Cunha Ferreira, Lda. ter garantido o pagamento das anuidades de Patentes de vários clientes impossibilitados de comunicar as suas instruções, permitindo desse modo, que tais direitos se mantivessem válidos nesse período conturbado. Ainda hoje se mantém clientes dessa época. A sociedade tem sido sempre gerida pela família, sendo a atual gerência a quarta geração do fundador. Fundada há 136 anos, A. G. da Cunha Ferreira, Lda. é o Gabinete de Propriedade Industrial, em atividade, mais antigo em Portugal.

O que distingue Propriedade Industrial de Propriedade Intelectual?

A Propriedade Industrial tem por objeto a proteção da inovação, ao nível das Invenções, dos Modelos de Utilidade, das Topografias dos Produtos Semicondutores, dos Desenhos ou Modelos, dos Direitos de Obtenção Vegetal e a proteção dos sinais distintivos do comércio tais como Marcas, Logótipos, Denominações de Origem, Indicações Geográficas, sendo regulada pelo Código da Propriedade Industrial. O Direito de Autor e os Direitos Conexos visam a proteção das obras literárias e artísticas. A Propriedade Industrial em conjunto com os Direitos de Autor e os Direitos Conexos constituem a Propriedade Intelectual.

O que permitem estes direitos?

Estes direitos conferem aos seus titulares um direito de propriedade e de exclusivo, um monopólio legal. No caso da Patente esta confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invenção e de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, o façam. O direito de exclusivo tem uma limitação temporária máxima de 20 anos, contados da data do pedido.

No caso da Marca o registo confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar qualquer sinal igual ou semelhante, para produtos idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada. A duração do direito de exclusivo é de dez anos sendo indefinidamente renovável por períodos iguais.

Apenas os titulares de Patentes ou Marcas podem usar nos seus produtos as indicações “Patenteado”, “Patente nº” ou “Pat.nº” e “Marca Registada”, “M.R.” ou ®, respetivamente.

A protecção ou o registo não são obrigatórios quer para os cidadãos quer para as empresas, porém, por que motivo devem fazê-lo?

Os direitos da propriedade industrial constituem um dos maiores ativos das empresas. A proteção ou registo quer a nível nacional, quer a nível internacional constitui uma garantia de exclusividade de exploração e de utilização na identificação dos produtos ou serviços para os quais foi concedida, conferindo ao seu titular o direito de impedir que terceiros o façam sem o seu consentimento.

O titular do direito fica habilitado a acionar todos os mecanismos legais para fazer cessar e punir quaisquer atos que constituam infração ou violação dos seus direitos.

Em Portugal, a propriedade e o uso exclusivo adquire-se através do registo e este direito de propriedade pode ser, entre outros, objeto de transmissão, de licença de exploração, de franchising, de penhor, possibilitando assim a sua rentabilização, sendo um ativo em permanente valorização.

No domínio de marcas e patentes, que consequências poderão surgir com as transformações atuais que a Europa enfrenta, nomeadamente, com o Brexit? O que irá mudar e o que permanecerá intacto?

Ainda não está definido o quadro legal que irá regular quer o período transitório quer o que irá vigorar no pós Brexit. Em qualquer dos casos, quer o Governo do Reino Unido quer as Instituições Europeias de onde emanam as Diretivas e Regulamentos terão que encontrar a solução jurídica adequada aplicável aos dois períodos, para que não fiquem prejudicados os direitos adquiridos pelos titulares e requerentes de registos, a bem do princípio da segurança jurídica.

Atualmente, quais são os principais desafios no combate às infrações de Propriedade Industrial? E neste sentido, qual é a posição do vosso gabinete?

Creio que será o combate à contrafação face às proporções desmedidas que esta tem alcançado em Portugal (e à escala global) com graves repercussões na competitividade e na economia. O fenómeno da contrafação tem sido crescente e transversal a vários setores de atividade, desde peças de veículos, máquinas, ferramentas, aparelhos e componentes elétricos e eletrónicos, medicamentos, alimentos e bebidas, brinquedos, produtos de higiene e de estética, vestuário, calçado (em especial desportivo), malas e acessórios. Para além das perdas de receitas fiscais para o estado e da ameaça que representa para os postos de trabalho, as repercussões da contrafação são igualmente graves no plano do consumidor, em especial quando estão em causa produtos que apresentam riscos quer para a segurança quer para a saúde públicas. A Propriedade Industrial constitui um motor essencial do crescimento, da inovação e da competitividade, sendo a contrafação um sério obstáculo que requer um permanente combate e uma resposta contínua e concertada de todos os organismos públicos envolvidos em conjunto com os titulares dos direitos.

Por que motivos devem as empresas recorrer aos serviços de Consultores em Propriedade Industrial?

Pelo serviço especializado que podem obter desde a fase inicial dos seus projetos, nacionais ou internacionais, até ao lançamento dos mesmos. A A.G. da Cunha Ferreira Lda. dispõe de um quadro de Consultores especializados em Propriedade Industrial aptos a prestar aos seus clientes um serviço especializado e de aconselhamento estratégico em Propriedade Industrial. O acompanhamento do processo é contínuo e permanente, procurando sempre a melhor solução para os projetos dos clientes, desde as pesquisas de anterioridades de direitos, pedidos de registo a nível nacional e internacional, representação em litígios junto dos organismos competentes até à manutenção e vigilância permanente dos direitos em quaisquer territórios. Recomenda-se que o aconselhamento pelo Agente Oficial da Propriedade Industrial seja procurado no momento da “criação” do que se pretende proteger por forma a garantir ab initio o mínimo de riscos quanto à sua registabilidade. Recomenda-se igualmente que o acompanhamento se mantenha após a proteção dos direitos por forma a garantir a vigilância permanente e a prevenir possíveis infrações ou violações dos direitos adquiridos. O primeiro passo é a proteção mas para que o caminho se mantenha seguro é necessário vigiar!

ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS PORTUGUESES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL:“tHE LONG AND WINDING ROAD”

Não será exagero afirmar que as três palavras do título desta música dos Beatles sintetizam o que tem sido a especialização dos tribunais portugueses em Propriedade Intelectual: um longo e sinuoso caminho – para não dizer, um percurso arrastado e penoso…

Ninguém questionará, hoje, a necessidade (mais do que conveniência) de tribunais especializados em Propriedade Intelectual. Tanto o Direito de Autor como a Propriedade Industrial são matérias muito especializadas, exigindo sólidos conhecimentos e experiencia. Para além de terem especificidades em relação a vários aspetos do regime geral, tanto na lei substantiva (v.g., responsabilidade civil) como processual (caso, por exemplo, do regime dos procedimentos cautelares e as medidas de obtenção ou de preservação da prova).

Será também pacífica a opção, atualmente vigente em Portugal, de ser do mesmo tribunal a competência para os processos de Direito de Autor e de Propriedade Industrial. Trata-se de ramos com muitos aspetos comuns (desde logo, as atrás citadas especificidades de direito substantivo e processual, decorrentes de transposição da mesma Diretiva do Enforcement), havendo até processos que envolvem simultaneamente ambas as áreas.

A existente solução portuguesa não foi sequer “pioneira”, em termos comparados: em Itália, antes de Portugal, foram criados tribunais com essa competência conjunta.

A primeira fase, de alguma especialização (e no domínio da Propriedade Industrial), ocorreu com o Tribunal Cível de Lisboa, até 1999. Este era então o Tribunal competente para os recursos das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nomeadamente as respeitantes às concessões ou recusas de direitos (vulgarmente designados por “recursos de marca”, embora pudessem respeitar a processos de patente, ou de outros direitos privativos…).

Os ditos recursos das decisões do INPI correspondiam à grande maioria dos processos judiciais em Propriedade Industrial. Até aos anos 80, início dos anos 90, eram bem menos frequentes as ações cíveis para a defesa de direitos de Propriedade Industrial. Muitas vezes se optava pelos processos-crime, como meio de enforcement dos direitos, sobretudo pela rapidez e eficácia das queixas na polícia económica (antecessora da ASAE). Somente a partir dos anos 90 surgem em maior numero as ações cíveis de enforcement e se tornam mais vulgares os procedimentos cautelares em PI.

É também da década de 90 o primeiro “surto” de processos por infração de patentes farmacêuticas – muitos dos quais caíam na competência territorial da comarca de Lisboa. Esta situação criou, por assim dizer, uma especialização “natural” do Tribunal Cível de Lisboa em Propriedade Industrial.

Em setembro de 1999 entram em funcionamento os Tribunais do Comércio –primeiro um em Lisboa e outro em Vila Nova de Gaia, mais tarde um terceiro em Sintra e depois ainda outro em Aveiro. A estes Tribunais foi conferida competência para os processos de Propriedade Industrial (as ações por infração de direitos, as ações de nulidade e de anulação, e os recursos das decisões do INPI) e para outras matérias, de direito societário, comercial e de concorrência. Para além dos processos especiais de recuperação de empresa e de insolvência …

Os Tribunais do Comércio não eram, então, os únicos com competência material para os processos de Propriedade Industrial (contrariamente ao que, por vezes, se ouve dizer) já que, fora da sua área territorial, permaneciam competentes os demais tribunais de comarca. Mas, pelos seus territórios de competência (zonas do Grande Porto e da Grande Lisboa), captavam na prática a maioria desses processos.

Os Tribunais do Comércio, em mais de uma década de atividade, criaram vários juízes (em abono de verdade, juízas…) com considerável experiencia em Propriedade Industrial. Inclusive, em processos de patentes.

Mas, o facto é que não muitos anos após a sua instalação, aqueles Tribunais entraram em situação de colapso, afogados sobretudo nos processos de insolvência. Ficaram paradas, nos processos de Propriedade Industrial, as ações ordinárias e os procedimentos cautelares tramitavam com enorme lentidão.

Um “sinal de esperança” surgiu com o L.O.F.T.J. de 2008, que previu a criação de Juízos de Propriedade Intelectual. A “exposição de motivos” da Proposta de Lei que a antecedera, referia expressamente a necessidade de “apostar no reforço da justiça especializada no tratamento de matérias específicas, como sejam família e menores, comércio, trabalho, níveis diferenciados de criminalidade”, preconizando um novo modelo de competências para o Tribunal de comarca, assente “na criação de uma ampla variedade de Juízos de Competência Especializada”, incluindo os de “Comércio” e os de “Propriedade Intelectual” (sublinhados do autor).

Em termos territoriais, a competência daqueles Juízos Especializados equivaleria à dos então existentes Tribunais do Comércio (Porto, Lisboa / Sintra, Aveiro). Mas, quanto à competência material, previa-se pela primeira vez a competência especializada conjunta para o Direito de Autor e para a Propriedade Industrial – acrescendo ainda as questões relativas aos nomes de domínio e às denominações sociais.

Aguardou-se, por quase mais dois anos, a instalação dos referidos Juízos de Propriedade Intelectual. Até que, em 2010, é anunciada a criação de um novo Tribunal de Propriedade Intelectual.

O figurino seria agora o de um único Tribunal nacional – portanto, com competência exclusiva em todo o território de Portugal. Quanto à competência material, manteve-se a anteriormente estipulada pelo L.O.F.T.J. de 2008 para os Juízos de PI, precisando-se que estariam também incluídas as ações relativas à concorrência desleal.

Seguiu-se – ou prosseguiu – na comunidade da PI  um preocupado debate sobre o tema, agora centrado nas condições em que seria efetivamente instalado o futuro Tribunal.

Por alguém que conhecia bem a realidade judicial portuguesa (e, como ninguém, a situação dos Tribunais do Comércio) foi desde logo salientado que, previamente à instalação do Tribunal, seria fundamental conhecer e trabalhar os números relativos aos processos de PI pendentes, não só ao nível da quantidade de processos existentes, mas também em relação ao género de processos (ações ordinárias, procedimentos cautelares, recursos das decisões do INPI). Falava-se dos processos então pendentes nos Tribunais do Comércio, mas numa lógica que seria naturalmente aplicável à escala nacional (para, por exemplo, se ter uma ideia do volume de processos existentes em matéria de Direito de Autor). Isto, com a óbvia finalidade de se dimensionar adequadamente o novo Tribunal… A mesma “fonte” manifestou também preocupação quanto à qualificação e experiência dos juízes desse Tribunal (então, à luz da opção geográfica – a localização em Santarém – entretanto ultrapassada). A questão era a de que o novo Tribunal seria um “local de passagem” dos juízes e não um “destino final”, o que impediria a consolidação de experiência na matéria do Direito da Propriedade Intelectual. Sábias palavras, em tudo aplicáveis, com as devidas adaptações, ao atual TPI…

O novo Tribunal da Propriedade Intelectual entrou em funcionamento – em Lisboa – no final de março de 2012. Corajosamente, dotou-se o TPI de um único Juízo, que assim funcionou (com uma Juíz apenas…) durante sensivelmente os seus dois primeiros anos de existência. Instalou-se depois o 2º Juízo, vindo entretanto a integrar o TPI outros juízes (chegaram a ser quatro, no final do passado ano judicial).

Não obstante as difíceis condições de trabalho (sublinha-se que, durante quase dois anos, uma única Juiz assegurou todos os casos cíveis de PI em Portugal…), foi desde logo notória a celeridade com que passaram a tramitar os processos.

No que respeita à experiência dos Juízes – ao que se sabe – todos entraram “de novo” na PI. A experiência e os conhecimentos em PI foram assim adquiridos com a própria magistratura exercida no TPI. Uma magistratura que, no final do último ano judicial, era já superior a quatro anos, no caso da Juiz “pioneira”, e que variava entre os dois a três anos, quanto aos restantes Juízes.

Foi assim com a maior perplexidade que a comunidade da PI, pouco antes das férias judiciais, recebeu a notícia de que todos aqueles Juízes do TPI seriam substituídos por novos magistrados, já no início do ano judicial! Parece ser evidente que um tribunal especializado pressupõe, como condição primordial, Juízes especializados (com experiência) na área respetiva. Isso passará, no caso do TPI, por criar as condições para a existência de uma carreira de Juiz em PI.

Voltando ao famoso título de Lennon –McCartney, já ninguém nos tira o facto de o caminho da especialização em PI ter sido (estar a ser) muito “long”. Mas acredito que o remanescente percurso não terá que continuar a ser, forçosamente, “winding”…

CONCEITO DE IMITAÇÃO DE MARCA REGISTADA: A DIRETIVA

1 = De tudo quanto temos vindo a expor, na última meia dúzia de artigos, pode concluir-se que parece indispensável determinar as características essenciais a que deve obedecer a disposição do nosso Código que define o conceito de imitação de marca registada.

Na verdade, não basta eliminar os erros do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial: as práticas incorretas que muitas vezes passaram a ser adotadas – como os vícios que se enraizaram de não “usar” o nº 3 do mesmo artigo para recusar registos, considerando que o importante é o aspeto de conjunto das marcas, comparadas lado a lado, evidenciando as diferenças e não as semelhanças para concluir se há ou não imitação – exigem uma redação da disposição que “imponha” a correta forma de decidir se há ou não imitação de marca registada.

É que, respeitando o princípio da especialidade, não pode incluir-se uma marca registada naquela que se pretende registar, mesmo se esta tiver mais quaisquer elementos que tornem o conjunto diferente – o que tem sido feito frequentemente e parece um erro tremendo.

Portanto, é indispensável respeitar a Diretiva e “forçar” decisões corretas ou, pelo menos, que permitam às Instâncias Superiores aplicar devidamente a lei

2 = Com receio de que as disparidades das leis de marcas, nos países da Comunidade, pudessem prejudicar a livre circulação de produtos e a prestação de serviços, foi decidido aproximar essas legislações com uma Diretiva, publicada em 21 de dezembro de 1988, justificada com várias considerações, das quais se destacam apenas a primeira e a última:

“Considerando que as legislações atualmente aplicáveis nos Estados-membros em matéria de marcas comportam disparidades suscetíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum; que importa, pois, aproximar as legislações dos Estados-membros com vista ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno;

Considerando que todos os Estados-membros da Comunidade estão vinculados pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; que é necessário que as disposições da presente diretiva estejam em harmonia completa com as da Convenção de Paris; que as obrigações dos Estados-membros decorrentes dessa Convenção não são afetadas pela presente diretiva; que, se necessário, é aplicável o segundo parágrafo do artigo 234.º do Tratado.”

3 = Para o estudo que estamos a fazer, interessa particularmente examinar as disposições relativas ao conceito de imitação, ou seja o artigo 5.º, que foi alterado pelas Diretivas de 2008 e de 2015.

4 = O artigo 5.º da Diretiva de 1988, relativo aos “Direitos conferidos pela marca” dispunha:

“1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial

  1. a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
  2. b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.”

5 = Na Diretiva de 2008, a alínea b) foi ligeiramente alterada e ficou com a seguinte redação:

“De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espirito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.”

6 = A alteração estava apenas na parte final, em que na Diretiva de 1988 se dizia

“… um risco de confusão que compreende um risco de associação …”

passou a dizer-se

“… exista um risco de confusão, no espirito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca,”

para vincar bem que só pode haver risco de associação quando houver, também, risco de confusão.

A necessidade deste esclarecimento deve ter sido provocada pela redação de algumas das disposições dos vários países membros, para evitar erradas interpretações – como a que desde 1995 figura no nosso Código, que deixa duvidas quanto a este ponto, que é, realmente, muito importante.

7 = A alteração do artigo 5º na Diretiva de 2015 é muito mais profunda: enquanto que nas duas Diretivas anteriores a disposição dizia respeito aos “Direitos conferidos pela marca”, agora a epígrafe é “Motivos relativos de recusa ou de nulidade”.

Portanto, as duas primeiras Diretivas referiam-se mais ao uso de marcas confundíveis com a que se encontrava registada, enquanto que a Diretiva de 2015 vai diretamente para a recusa ou anulação do registo da marca imitadora.

A alteração é positiva, uma vez que as Diretivas pretendem aproximar as leis de marcas dos países membros da Comunidade Europeia e, portanto, diretamente ligadas ao registo e não apenas ao uso das marcas.

Aliás, a epígrafe das Diretivas de 1988 e 2008 não era correta, uma vez que os direitos não são conferidos pela marca, mas pelo registo, pelo que deveria ser “Direitos conferidos pelo registo” ou “Direitos conferidos pela marca registada”.

E todo o artigo 5º atual diz respeito à recusa ou anulação do registo de marcas, o que parece mais correto.

Vejamos o texto do nº 1 do novo artigo 5º da Diretiva de 2015:

  1. É recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se:
  2. a) a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida;
  3. b) devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

Nas Diretivas anteriores referia-se o “sinal” e a “marca” e na nova Diretiva essa indicação foi substituída por “marca” e “marca anterior”.

O artigo 5º da Diretiva de 2015 é completado por mais 5 números, dos quais o nº 2 diz respeito à noção de “marcas anteriores”, o nº 3 à declaração de nulidade das marcas já registadas e os nºs 4, 5 e 6 a outras situações especiais, como os casos das marcas de prestígio, concorrência desleal ou declarações de consentimento – mas o que interessa mais ao nosso estudo é o caso geral tratado no nº 1, que estabelece, com toda a clareza, os motivos de recusa ou anulação do registo de uma marca idêntica ou semelhante a outra já registada.

A proteção conferida pela marca registada foi esclarecida nas considerações que antecedem o texto da Convenção e tem o maior interesse:

A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

CONCEITO DE IMITAÇÃO DE MARCA REGISTADA

1 = A DIRETIVA DE 2015

O objetivo das Diretivas que harmonizam – ou, pelo menos, aproximam – as legislações dos Estados Membros da Comunidade Europeia em matéria de marcas, é eliminar as grandes disparidades que pudessem ter : assim, parece fora de dúvida que qualquer alteração do nosso Código deve respeitar a Diretiva em vigor, ou seja a de 16 de dezembro de 2015, cujo artigo 5º, nº 1, é o seguinte:

 

1. É recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se:

a) a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida;

b) devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

 

Manteve-se, portanto, a alteração introduzida na Diretiva de 2008, em relação à de 1988, na alínea b) do nº 1 do artigo 5º, que parece vincar melhor que só pode haver risco de associação se houver, também, risco de confusão – ponto que na lei portuguesa, a partir do Código de 1995, não está claro.

Mas a Diretiva de 2015 introduziu profundas alterações no artigo 5º, que passou a ter 6 números e diferente epígrafe – substituindo “Direitos conferidos pela marca” por “Motivos relativos de recusa ou de nulidade” – regulando vários aspetos respeitantes à recusa ou anulação de registos de marcas confundíveis com as que se encontram registadas.

As referências ao “sinal” e à “marca” da Diretiva de 2008 foram substituídas por “marca” e “marca anterior”, o que parece mais correto – e dá, no nº 2, a noção de “marca anterior” e nos restantes números 3, 4, 5 e 6 trata de vários aspetos que interessam à recusa e anulação de registos.

Por isso, a melhor solução para o nosso Código parece ser seguir a Diretiva, adaptando-a às nossas necessidades, para corrigir certas práticas que foram adotadas e que não são as melhores.

Este ponto será desenvolvido mais tarde.

2 = DECISÕES DO INPI

As alterações que o conceito de imitação foi sofrendo – designadamente a partir do Código de 1940 – não melhoraram a sua aplicação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial : bem pelo contrário, em especial desde o início do século XXI.

Na verdade, nota-se a dificuldade em manter, para problemas semelhantes, decisões que definam uma correta orientação.

Por outras palavras: tanto se concede um registo, como, a seguir, se recusa outro em idênticas condições – o que não deve suceder, uma vez que as decisões proferidas devem refletir a orientação definida pelo INPI e não a opinião dos vários Técnicos, que podem não ser no mesmo sentido.

É o que vamos ver seguidamente, examinando alguns casos concretos, começando pela marca GLAMOUR, que tem sido vítima de numerosas tentativas de imitação, das quais se mencionam VINTE E OITO, nos últimos anos.

Pois desses 28 pedidos de registo, 25 foram recusados com fundamento no registo da marca nominativa

GLAMOUR

mas os 3 últimos – relativos a marcas de composição semelhante às anteriores – foram concedidos.

Dos pedidos de registo, RECUSADOS com fundamento na marca GLAMOUR, que se reproduz tal como está registada, ou seja, nominativa ou verbal, vejamos alguns exemplos.

Dada a semelhança dos fundamentos de recusa, apenas se refere o primeiro, na parte mais relevante :

– M. Nac. 372.704 – CLUBE GLAMOUR Recusa : 03.08.2006

 

Fundamento: Do confronto entre o sinal requerido e a marca prioritariamente registada ressalta, em nosso entender, uma forte semelhança gráfica e fonética, circunstancia que, a nosso ver, dificilmente permitirá a sua distrinça. Em face do exposto, reputando-se preenchido o conceito de imitação do direito pertencente à sociedade reclamante, propõe-se o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do nº4 do artigo 237º do CPI e com os fundamentos acima indicados.

 

– M. Nac. 373.271 –LOGO_01 Recusa : 06.10.2006

– M. Nac. 452.725 – LOGO_02Recusa : 04.11.2010

– M. Nac. 480.814 –GLAMORY Recusa : 23.08.2011

– M. Nac. 487.278 –LOGO_03

Recusa : 25.01.2012

– M. Nac. 484.446 –GLAMOURDAYSPA Recusa : 26.01.2012

Como se referiu, todas estas decisões de recusa foram fundamentadas no registo da marca nominativa “GLAMOUR” e algumas merecem referência especial.

Estes vinte e cinco pedidos de registo, representando marcas variadas, desde as simplesmente nominativas às mistas, com elementos peculiares, parece que definiam, claramente, a orientação do INPI sobre o problema.

Mas não: em 2012 e 2013, para marcas de composição idêntica, já foi entendido que não havia razão para recusar os registos !

Trata-se das seguintes marcas nacionais, cujos registos foram requeridos por empresas também nacionais:

– Marca nº 495.560 – LOGO_04

– Marca nº 497.563 –LOGO_05

– Marca nº 496.868 – LOGO_06

Em todos estes casos foi considerada a prioridade do registo da marca “GLAMOUR” e que os serviços ou produtos assinalados por esta marca eram afins dos que se pretendiam individualizar com a marca a registar.

Portanto, só restava analisar se o consumidor poderia ser induzido em erro ou confusão.

Relativamente à marca nº 495.560 “LISBOA GLAMOUR WEEK”, o exame referiu:

 

“Todavia, do confronto entre o sinal requerido e as marcas prioritariamente registadas, aferimos na situação em apreço que o vocábulo “GLAMOUR” é comum a ambos os sinais.

Contudo, tratando-se o sinal requerido de um sinal misto constituído ainda pelos vocábulos “LISBOA” + “WEEK”, consideramos que apresenta no seu conjunto suficiente caracter distintivo em relação às marcas da reclamante porquanto da pronúncia da marca registanda, não resultam semelhanças fonéticas susceptiveis de gerar o risco de confusão ou de associação com as marcas registadas.

Consideramos que é apenas sobre a totalidade do sinal – o elemento nominativo e o elemento figurativo no seu todo, que deve recair a nossa atenção e desta análise verificamos que as diferenças gráficas e fonéticas, entre os sinais, são a nosso ver suficientes para a plena individualização dos mesmos.

Não nos parece evidente, atendendo a que a visão de conjunto dos sinais é distinta, que estas marcas em confronto provoquem confusão fácil no consumidor mais desatento.”

 

Esta marca é um caso nítido de imitação ou reprodução – ou contrafação – com agregação: à marca registada “GLAMOUR” acrescentou-se

“LISBOA” e “WEEK”

e pronto: já não há confusão entre as mesmas – embora seja um caso nitidamente abrangido pelo nº 3 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial.

Então concede-se o registo de uma marca que

CONTÉM

integralmente uma marca que está registada?

A orientação com as duas outras marcas foi idêntica, ou seja, depois de admitir a prioridade e a afinidade entre os serviços, afirma-se que

 

“… não há qualquer risco de confusão entre o sinal “pure glamour”, que caracteriza a marca registanda e o sinal “GLAMOUR” que identifica a marca da reclamante…”

 

Por outras palavras, entre

GLAMOUR

e

PURE GLAMOUR

não ressaltam semelhanças gráficas, fonéticas, figurativas ou outras?

3 = OUTRAS DECISÕES DO INPI

No entanto, a confusão das decisões não se limitou à marca “GLAMOUR”: e parece importante citar mais alguns casos – não é possível referir todos – para que possa avaliar-se melhor a gravidade do problema.

REGISTOS CONCEDIDOS PELO INPI

Registo concedido Estando registado

Registo concedido                                                  Estando registado

LOG. 27744 – NAGOYA                                           MN 195.063 – GOYA

MN 496.621 – ANGEL-O                                          MC 5.385.158 – ANGEL

MN 485.431 – MONTAG                                           MN 428.517 – TAG

MN 508.061 – QUINTA DA CARTAXA                        MN 312.206 – QUINTA DA CARTUXA

MN 507.448 – LAB TAGZ                                         MN 482.517 – TAG

MN 480.836 – VELA                                                MI 241.307 – WELLA

MC 3.988.193 – WELLA

MN 504.719 – ZEVRO                                             MC 5.345.798 – ZERO

MN 544.614 – QUINTA DO MAGO                            MN 135.964 – MAGOS

MN 548.010 – MONTE DA VIGIA                             MN 351.058 – QUINTA DA VEGIA

MN 362.628 – VEGIA

MN 549.533 – ARKITEK                                         MI 1.220.292 – ARKIT

MN 547.774 – HERDADE DA VIGIA                         MN 351.058 – QUINTA DA VEGIA

MN 362.628 – VEGIA

MN 544.463 – AMAVINHOS MC 11.670.817 – AMA

 

As concessões indicadas parecem todas erradas, uma vez que a marca já registada ou é incluída na nova marca (como “NAGOYA”, “ANGEL-O”, “MONTAG”, “LABTAGZ”, “ZEVRO”, “QUINTA DO MAGO”, “ARKITEK” e “AMAVINHOS”) ou foi praticamente reproduzida (na “QUINTA DA CARTAXA”, “VELA”, “QUINTA DO MAGO”, “MONTE DA VEGIA” e “HERDADE DA VIGIA”).

Não podemos esquecer que a imitação intencional incide, normalmente, sobre as marcas notórias ou de prestígio, o que agrava a situação.

Todo o problema parece resultar da importância exagerada que se atribui ao aspeto de conjunto das marcas, que não é indispensável para recusar os registos e do nº 3 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial, que – tanto quanto me recordo – nunca vi aplicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que só utiliza o nº 1 do mesmo artigo.

As concessões indicadas parecem todas erradas, uma vez que a marca já registada ou é incluída na nova marca (como “NAGOYA”, “ANGEL-O”, “MONTAG”, “LABTAGZ”, “ZEVRO”, “QUINTA DO MAGO”, “ARKITEK” e “AMAVINHOS”) ou foi praticamente reproduzida (na “QUINTA DA CARTAXA”, “VELA”, “QUINTA DO MAGO”, “MONTE DA VEGIA” e “HERDADE DA VIGIA”).

Não podemos esquecer que a imitação intencional incide, normalmente, sobre as marcas notórias ou de prestígio, o que agrava a situação.

Todo o problema parece resultar da importância exagerada que se atribui ao aspeto de conjunto das marcas, que não é indispensável para recusar os registos e do nº 3 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial, que – tanto quanto me recordo – nunca vi aplicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que só utiliza o nº 1 do mesmo artigo.

 

O código da Propriedade Industrial de 1995

Jorge Pereira da Cruz

1 = O Código de 1940 – nesta altura quási com oitenta anos – apesar de alguns erros, foi, talvez, o melhor Código que tivemos até hoje.

Embora a Carta de Lei de 21 de maio de 1896 tenha representado um importantíssimo progresso na nossa legislação sobre propriedade industrial –nesta área foi a nossa primeira tentativa de codificação, aliás, bem sucedida – não há duvida de que o Código de 1940 beneficiou de um raro grupo de especialistas em propriedade industrial, bem conhecedores da matéria, que foi discutida com pormenor, o que naturalmente se refletiu na sua qualidade.
E durante 40 anos não teve qualquer alteração, o que é um período de tempo demasiado longo para leis desta natureza, com evolução constante, que devem ser regularmente atualizadas.

Essa atualização só se iniciou nos anos 80, com três importantes Decretos-lei : 176/80, de 30 de maio, 27/84 de 18 de janeiro e 40/87, de 27 de janeiro.

No entanto, muitas das alterações então introduzidas no Código de 1940 eram pontuais e o Código necessitava de uma revisão geral.

2 = A revisão chegou – mas da pior forma : apareceu, em 1995, sem qualquer discussão com os meios interessados – designadamente a Indústria, os Agentes Oficiais da Propriedade Industrial e a Ordem dos Advogados – e, ao que parece, elaborado apenas por Funcionários do INPI, o que é manifestamente insuficiente.

E a realidade é que o Código de 1995 foi talvez o pior de todos, de parceria com o Código de 2008, feito em condições muito parecidas.
Alguns dos erros do Código de 1995 eram realmente graves :

a) O nº 1 do artigo 103º exigia a exploração industrial da invenção no território nacional;
b) O nº 2 do mesmo artigo, não permitia que se iniciasse a exploração da invenção antes de decorridos quatro anos sobre a data do pedido de patente;
c) Previam-se licenças para exploração de invenções patenteadas por necessidades de exportação (artigo 106º);
d) Sugeria-se a indicação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para negociar uma licença contractual (artigo 111º);
e) O artigo 121º previa a caducidade das patentes por falta de exploração industrial em território nacional;
f) Previa o registo da “marca de base” mas, para as registar, as empresas tinham de alterar os seus estatutos para a inserção de disposições relativas ao direito do uso da marca (artigo 178º);
g) O conceito de imitação de marca registada (artigo 193º) ao introduzir o “ou” entre “confusão ou que compreenda um risco de associação” (que ainda hoje se mantém no Código de 2008), parece indicar que o “risco de associação” é independente do “risco de confusão”;
h) Previa o registo de logótipos, que obrigatoriamente tinham de ter letras, ficando três direitos semelhantes (nomes e insígnias de estabelecimento e logótipos), o que é um autêntico exagero;
i) Concedia ao agente ou representante autorização para registar a marca da empresa que representava, em condições que não podem encarar-se com seriedade.

3 = O Decreto-Lei 16/95, de 24 de janeiro, que aprovou este Código, tinha um preâmbulo estranho, que indicava haver consciência do baixo nível que tinha :
Apesar de decorrido mais de meio século sobre a publicação do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto nº 30679, de 24 de agosto de 1940, em obediência aos princípios fundamentais estabelecidos na Lei nº 1972, de 21 de junho de 1938, pode dizer-se que este respondia ainda com eficácia às mais importantes necessidades nacionais e internacionais em matéria de proteção da propriedade industrial.
……

No entanto, o desenvolvimento tecnológico e a necessidade de adaptação a novos enquadramentos institucionais e económicos foram determinando, ao longo dos anos, a publicação de vários diplomas que introduziram modificações ao Código.

……

Nos últimos anos, principalmente devido à adesão de Portugal à Comunidade Europeia e ao alargamento desta a países que com ela formavam o espaço económico europeu, e face ao acentuado desenvolvimento tecnológico e ao crescimento das atividades mercantis que se tem vindo a verificar, evidenciou-se também a necessidade de proceder a alterações mais profundas, designadamente em matéria de patentes e de marcas…
……

Por outro lado, a conclusão do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (ADPIC), sob os auspícios do GATT, as recentes adesões de Portugal à Convenção de Munique sobre a patente europeia e ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), e a necessidade de transpor para o direito interno a Diretiva nº 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1989, tornaram mais prementes as alterações na legislação nacional. O presente diploma aponta nesse sentido, sem prejuízo de o Governo promover a imediata constituição de uma comissão de especialistas para acompanhar a sua aplicação e propor as alterações necessárias.
4 = É estranho que reconhecendo a “necessidade de proceder a alterações mais profundas, designadamente em matéria de patentes e de marcas”, tenha sido aprovado um Código que em nada podia contribuir para atingir esses objetivos. Aliás, ao prever, desde logo, a necessidade de nomear imediatamente uma Comissão de especialistas para acompanhar a aplicação e propor alterações ao novo Código, parece evidente que havia a noção de que este não satisfazia, minimamente, as necessidades do nosso País.

5 = Mas o mais estranho é que essa “Comissão para o Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial”, foi criada por resolução do Conselho de Ministros da altura, em 27 de junho do mesmo ano, ou seja no próprio mês em que o novo Código entrou em vigor.

6 = Quem teria tomado a estranha iniciativa de criar uma Comissão para melhorar o Código?

Não teria sido melhor nomear uma Comissão capaz de apresentar um Código em condições aceitáveis?
Por outro lado, o Código tem disposições que dificilmente teriam sido sugeridas pelos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que participaram na sua elaboração : portanto, a Comissão que elaborou o Projeto do Código também integrou, sem dúvida, outros elementos.

7 = Relativamente ao conceito de imitação de marca registada, também se piorou: não se corrigiu nenhum dos erros do Código de 1940 e acrescentou-se outro – que introduziu nova confusão no conceito, uma vez que a redação relativa ao risco de associação não é clara.
Trata-se da alínea c) do nº1 do artigo 193º, do seguinte teor:

“Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.”

Na verdade, parece que o risco de associação nada tem a ver com o risco de confusão, originado pela semelhança das marcas, o que é grave.
E o nº 2 do mesmo artigo foi mantido, com uma ligeira alteração redaccional, mas conservando a proteção do pacote ou invólucro sem necessidade de registo.

Ao mesmo tempo, acrescentou às marcas notórias (artigo 190º) as marcas de prestígio (artigo 191º) – a que chama, erradamente, de “grande prestígio” – e exigindo, também, o pedido de registo das marcas notórias (mas não das de prestigio), para fazer oposição ao registo de marca que pretendesse imitar.

8 = O Código de 1995 tinha erros graves – tal como o de 2008 – que poderiam ter sido evitados se tivessem sido estudados e preparados por uma Comissão de especialistas em Propriedade Industrial, naturalmente – sem qualquer dúvida – também com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Isto foi, aliás, o que sucedeu com o Código de 2003, como veremos oportunamente.

O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1940 – ( 2 )

Jorge Pereira da Cruz

1 = Como foi já referido, no artigo anterior, havia essencialmente três problemas a decidir, para o Código de 1940, relativamente às marcas:

a) Registo por classes ou por produtos;

b) Duração do registo; e

c) Conceito de imitação da marca registada.

2 = O primeiro foi bem decidido, tendo sido aprovada, pela Assembleia Nacional, a proposta da Câmara Corporativa para o registo ser efetuado por produtos e não por classes.

3 = A duração do registo foi igualmente assunto difícil de resolver : a Proposta de Lei apresentava um registo com 15 anos de validade, com possibilidade de ser indefinidamente renovável, enquanto que na vigência de Carta de Lei de 21 de maio de 1896 eram apenas 10 anos, também renováveis sem limite.
A Câmara Corporativa fez um profundo exame do problema, concluindo que a tendência mais moderna era a validade por 10 anos, que se praticava na Alemanha, Itália, Perú, Sérvia, Argentina, Portugal, Áustria, Hungria, Uruguai, Bulgária, Panamá, Chile, Dinamarca, Ilhas Ferbe, Nicarágua, Grécia, Guatemala, Irlanda e Noruega.
Assim, sugeriu que se mantivessem os 10 anos que já se vinham praticando desde 1896, propondo o seguinte artigo 40.º e § único:

Artigo 40.º

O registo da marca produz todos os seus efeitos durante o período de dez anos, a contar da data do respetivo pedido; mas pode renovar-se indefinidamente este período, se a renovação for pedida nos últimos seis meses da sua duração, ou, com o pagamento do triplo da taxa, até dois meses depois de ele haver terminado.

§ único

Pode ser requerida a revalidação do registo da marca dentro do prazo de um ano, a contar do termo da sua duração, com o pagamento do triplo da taxa, e será concedida, sem prejuízo de direitos de terceiros, provando-se que justa causa impediu o requerente de apresentar o pedido de renovação dentro do prazo legal.”

Esta sugestão acabou por ser aceite e, com alteração redaccional, foi incluída no Código como artigos 125.º e 126.º.

4 = Na Proposta de Lei, o artigo 39.º definia o conceito de imitação da seguinte forma :

Considera-se imitada e usurpada no todo ou em parte a marca que, sendo destinada a objetos ou produtos da mesma classe, tem tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induz facilmente em erro ou confusão o consumidor, só podendo este distinguir as duas depois de exame atento ou confronto.”

§ único

Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspeto exterior do pacote ou involucro com as respetivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de sorte que pessoas analfabetas não os possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente quando sejam de reputação internacional.”

Era, portanto, pior do que o artigo 91.º da Carta de Lei de 21 de maio de 1896, embora sem o “tão pouco diferente”, mas exigindo que a semelhança entre as marcas devia induzir facilmente em erro o consumidor, que só as poderia distinguir depois de exame atento ou confronto.

Por outras palavras: para haver imitação era necessário, praticamente, reproduzir a marca registada.

Este artigo mereceu longos comentários à Câmara Corporativa, que o examinou muito bem, propondo que o artigo 39º e § único da Proposta fossem eliminados.

5 = Este problema deve ser apreciado conjuntamente com o nº 12 do artigo 38.º da Proposta de Lei, que proibia o registo de marcas que fossem

“Reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca já anteriormente registada por outrem para produtos da mesma classe”.

Assim, o nº 12 do artigo 38.º da Proposta de Lei também era incorreto, uma vez que além de se referir a “produtos da mesma classe”, não dava qualquer indicação sobre a confusão que a imitação podia ocasionar.

Mas a Câmara Corporativa corrigiu este nº 12 – e de tal forma que podia substituir, com vantagem, o artigo 39.º e § único:

“Reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado”.

Portanto, o risco de confusão no mercado – e, por consequência, do consumidor – estava claramente expresso na redação da Câmara Corporativa, pelo que a eliminação do artigo 39.º e § único na Proposta de Lei só traria benefícios.

6 = A Câmara Corporativa limitava-se a dar “Parecer”, uma vez que a decisão final cabia à Assembleia Nacional, que, numa apreciação sumária do Prof. Cunha Gonçalves, apoiada pelo Prof. Mário de Figueiredo, propôs que não fosse aprovada a orientação sugerida pela Camara Corporativa, mantendo-se o artigo 39.º da Proposta de Lei e respetivo § único:

Sr. Presidente e Srs. Deputados: chamo a atenção de V. Exas. para o n.º 12.º do artigo 38.º e para o artigo 39.º e seu § único, matéria que considero de especial importância nesta questão das marcas e acerca da qual eu acuso a maior discordância com o parecer da Câmara Corporativa.

A proteção das marcas tem o tríplice fim de defender o industrial ou o comerciante que consegue acreditar determinado produto, de defender o consumidor que não deseja ser enganado em relação aos produtos que pretende consumir e de reprimir a tendência daqueles que fraudulentamente desejam prejudicar tanto o produtor como o consumidor.

7 = Se a Câmara Corporativa, em vez de propor a eliminação do artigo 39.º da Proposta e respetivo § único tivesse sugerido uma redação semelhante à do nº 12 do artigo 38.º – mais completa – é muito possível que a Assembleia Nacional tivesse tomado outra decisão.

Em qualquer circunstância, não terem sido corrigidos, pelo menos, os dois erros apontados – relativos à marca registada ser considerada a imitadora e à proteção do pacote ou invólucro sem requerer o respetivo registo – parece não ter qualquer desculpa.

Na verdade, o artigo 39.º da Proposta de Lei tem um § único que, a par de uma primeira parte extremamente boa,

“Constitue imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada…”

prevê ainda a proteção do aspeto exterior do pacote ou invólucro – usado, mas não registado – em termos verdadeiramente inaceitáveis:

“ou sómente o aspeto exterior do pacote ou invólucro com as respetivas côr e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas não os possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente quando sejam de reputação internacional.”

Como é possível que, sem qualquer registo, possa fazer-se a proteção do pacote ou invólucro por tempo indeterminado?

Então é o registo que garante o exclusivo da marca ou apenas o uso?

E como pode entender-se que para a proteção das marcas notórias se exija o pedido de registo da marca para intervir no processo (artigo 95.º e § único) e para o pacote ou invólucro não seja necessário?

A primeira parte do § único do artigo 94.º nunca devia estar ligada a esta estranha proteção do pacote ou invólucro, mas diretamente ao artigo, uma vez que o complementa, sendo imprescindível para impedir a imitação fácil de marcas registadas.

8 = As soluções da Proposta de lei para os três problemas que estamos a tratar

– Registo por classes ou por produtos;

– Duração do registo; e

– O conceito de imitação de marca registada,

eram manifestamente incorretas e a Câmara Corporativa fez uma boa análise de todas elas.

No entanto, se as soluções sugeridas pela Câmara Corporativa para as duas primeiras, davam a correta resposta, para a mais importante – o conceito de imitação da marca registada – limitou-se a propor a eliminação do artigo, sem apresentar uma solução concreta que pudesse constituir uma melhoria da disposição, o que foi pena.

Na verdade – além de errada – era uma solução que não servia : no entanto e por incrível que possa parecer, ainda se mantém, em parte, no atual Código da Propriedade Industrial.

O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1940

Jorge Pereira da Cruz

1 = O Código de 1940 – Decreto nº 30.679, de 24 de agosto de 1940 – foi, sem dúvida, o que mereceu uma preparação mais cuidada, evidenciada no nível que apresenta, embora, como é natural, não seja isento de erros.

A Proposta de lei foi submetida a um extenso parecer da Câmara Corporativa que, depois, foi discutido na Assembleia Nacional.
O Parecer da Câmara Corporativa – diga-se, desde já, de excelente qualidade – teve como Relator o Prof. Abel de Andrade e foi elaborado pela seguinte Comissão:

Domingos Fezas Vital (Presidente)
José Gabriel Pinto Coelho
Afonso de Melo Pinto Veloso
Joaquim Roque da Fonseca
Horácio Artur Gonçalves
Vergílio Pereira
Abel de Andrade (Relator)

2 = Relativamente à Carta de Lei de 21 de maio de 1896, eliminaram-se as “patentes” de introdução de novas indústrias, mas apareceram três novos direitos:

a) Os modelos de utilidade;
b) A insígnia de estabelecimento; e
c) As denominações de origem.

3 = A Proposta examinada pela Câmara Corporativa tinha cinco artigos relativos aos monopólios de exclusividade concedidos pelos governos da Metrópole ou das Colónias, ou ainda pelos Corpos Administrativos, para regular a concessão das “patentes” de introdução de novas industrias ou de novos processos aperfeiçoados e o de outras explorações de caráter industrial – artigos 19.º a 23.º, de que se transcreve apenas o artigo 19.º:
“O monopólio ou exclusivo concedido pelos governos da metrópole ou das colónias ou pelos corpos administrativos, nos termos da legislação que regula ou vier a regular o regime da introdução de novas industrias ou de novos processos aperfeiçoados e o de outras explorações de caráter industrial, não submetidas ao regime de serviço publico, constitui, em favor do concessionário, um direito de propriedade industrial, que se regerá pelas normas do Código da Propriedade Industrial, em tudo que especialmente não estiver previsto nos respetivos regulamentos administrativos.”
A inclusão, na Proposta, dos monopólios industriais – e, portanto, das “patentes” de introdução de novas indústrias – foi duramente criticada pela Câmara Corporativa:

“ELIMINAÇÂO DOS ARTIGOS 19º a 23º – Produz certa estranheza a innovação dos artigos 19.º a 23.º da proposta do Código da Propriedade Industrial. Nem nos escritores de propriedade industrial, nem nas respetivas leis, desde as mais antigas às mais recentes, aparecem os monopólios ou exclusivos industriais como formas de propriedade industrial. Surpreende-se mesmo em Monton y Ocampo a afirmação terminante de que a propriedade industrial não deve confundir-se com os monopólios industriais.”
E foi proposto que esses cinco artigos fossem eliminados do Código:

“Nestes termos parece à Camara Corporativa que os artigos 19.º a 23.º devem ser eliminados do Código da Propriedade Industrial, embora possam constituir objeto de lei sobre monopólios industriais que não resultem de patentes de invenção, modelos de utilidade, modelos industriais ou desenhos industriais.”
A discussão desta Proposta, na Assembleia Nacional, foi um pouco confusa.

Quando o Presidente anunciou que estava em discussão o artigo 19º da Proposta, o Deputado Lopes da Fonseca disse que não seria preciso votar essa eliminação, porque no artigo 6º já tinham sido suprimidos os monopólios – pelo que os artigos 19º a 23º estavam prejudicados.

Como não foi apresentada nenhuma proposta para readmitir esses artigos, foram considerados eliminados.

4 = O Parecer da Câmara Corporativa foi favorável à inclusão dos modelos de utilidade no Código da Propriedade Industrial, nos seguintes termos:
“Com acerto regulamenta a proposta os modelos de utilidade, não só porque foram especialmente admitidos pela Convenção da União de Paris depois da revisão da Conferencia de Washington de 1911, e conservados na revisão da mesma Convenção feita na Conferencia da Haia em 1925, a que Portugal aderiu em 1931, mas, sobretudo, porque são uma forma de propriedade industrial que não se confunde com as invenções, marcas ou modelos industriais ou desenhos industriais, como oportunamente se demonstrará.”
5 = Em todo o caso, a inclusão dos modelos de utilidade no Capitulo II, juntamente com os modelos e desenhos industriais não parece acertada, uma vez que são direitos sem qualquer afinidade : e dizer que não se confundem com as invenções também não é feliz, uma vez que os modelos de utilidade são invenções para objetos mais simples, é certo, mas que protegem o aspeto funcional do modelo e não a sua forma geométrica ou ornamental, como sucede com os modelos industriais – e, muitas vezes, são até designados por “Petty Patents”, ou seja Pequenas Patentes.

Convém esclarecer que quando se diz “a que Portugal aderiu em 1931”, tratava-se da Revisão da Haia de 1925 e não da Convenção de Paris, de que Portugal é membro fundador.

6 = Relativamente às marcas, havia vários problemas a resolver, dos quais se destacam três muito importantes:
a) Registo por classes ou por produtos;
b) Duração do registo; e
c) Conceito de imitação da marca registada.

7 = Todos estes pontos foram considerados no Parecer da Camara Corporativa, que, de uma maneira geral, emitiu opiniões muito válidas.

8 = A Proposta de Lei seguia o registo por classes, tal como sucedia com o regímen vigente na Carta de Lei de 21 de maio de 1896.

Em todo o caso, a Câmara Corporativa – e muito bem – defendeu o registo por produtos (ainda não havia marcas de serviços) com um argumento de peso : se uma das características da marca é a especialidade, o registo tem de ser por produtos:
“Parece à Câmara Corporativa que deve substituir-se o registo das marcas por classes pelo registo das marcas por produtos. Observa Ramella: a marca tem de ser especial, isto é, deve individualizar os produtos de um estabelecimento, de uma indústria ou comércio, e, portanto, não pode defender uniformemente os produtos de diversos fabricantes sem faltar à sua finalidade, que é determinar a procedência das mercadorias ou produtos de estabelecimento determinado. Da especialidade de um sinal deduz-se a sua capacidade necessária distintiva do produto e, portanto, o conceito de marca.

Mas, se a marca é registada por classes de produtos e não por produtos, ela individualiza classes de produtos e não produtos. E, por mais perfeita que seja a classificação de produtos, registará sempre classes, provenientes da integração de produtos que não devem ser individualizados com a mesma marca.
O registo por classes traz consigo diversos inconvenientes, entre os quais se destaca a rigidez na classificação das marcas. Sendo as marcas agrupadas e registadas por classes, é evidente que esses registos estão dependentes da ordenação dessas classes, e não da possível diferenciação existente entre os produtos a que as marcas se destinam. Praticamente, este sistema tem como consequência não se poder registar em determinada classe marca destinada a certo produto desde que na classe já exista registada a mesma marca ou marca semelhante, ainda que o produto para que se pretende registar a marca seja bem diferente daquele para o qual está registada e é usada outra marca.
Dentro do sistema do registo da marca por classes, isto é, da especialidade da marca referida à classe, são inevitáveis os seguintes inconvenientes: a recusa do registo de marca para um produto de certa classe por se confundir com a marca registada para outro produto, embora dissemelhante, mas da mesma classe; a admissão a registo de marca para produto de uma classe, embora se confunda com a marca registada para outro produto semelhante, mas de diversa classe.”
E a Câmara Corporativa foi mais longe, propondo, mesmo, que fosse aditado o seguinte artigo à Proposta de Lei:

“Parece à Câmara Corporativa que por estas considerações devem ser aditados à proposta o seguinte artigo e seus parágrafos:

Artigo 36º-G. O registo das marcas será feito por produtos e não por classes.

§1.º O requerente é obrigado a declarar no requerimento do pedido o produto ou produtos a que se destina a marca registanda.
§2.º Compete à Repartição da Propriedade Industrial incluir a marca na classe ou classes mencionadas no reportório dos produtos e fazer a sua classificação, depois de ouvida a Repartição Internacional de Berna, quando o reportório dos produtos não incluir o produto ou produtos a que se refere a marca cujo registo se pede.

§3.º O reportório dos produtos e a classificação dos produtos serão o reportório e a classificação editados pela União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial em 1935, vertidos em português.

§4.º Da classificação dos produtos pela Repartição da Propriedade Industrial haverá recurso para o Ministro do Comércio.
……

Jorge Pereira da Cruz

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